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l 사건 개요
원고들은 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 특허심판원 2019당4163호로 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하고, 그 무효심판절차에서 ‘등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.’라는 취지로 주장하였다. 이에 대해 특허심판원은 ‘등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하지 아니한다.’라는 이유로 원고들의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.
l 판시 요지
등록상표는 ‘만석’ 부분으로 분리되어 인식될 수 없다. 1)등록상표의 ‘만석장’ 부분은 ‘만석’과 ‘장’으로 분리되어 인식되지 않고, 2)’만석장’은 선등록상표인 ‘만석닭강정’ 또는 ‘만석’과 별개의 영업표지로서 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 출처표지로서 인식되었던 것으로 보이며, 3)선등록상표 중 ‘만석닭강정’이 아닌 ‘만석’ 부분이 독자적인 식별력을 갖는다고 단정하기도 어렵기 때문이다.
1)-가)’만석장’은 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있고, 3음절로 비교적 짧고 간단하여 일반 수요자나 거래자로서는 전체로 호칭하는 것이 자연스럽다. 나)지정상품에 기재된 업종들은 대체로 동종 업체가 다수 존재하고, 사용하는 표장 또한 동일·유사한 문자를 포함하는 경우가 흔히 있을 수 있어, 일반수요자로서도 특별한 경우가 아닌 한 혼동의 여지가 없도록 그 표장을 일부가 아닌 전체로 호칭하는 경우가 좀 더 일반적이다. 다) 만석장은 ‘만석’과 접미사 장(莊)이 유기적 일체로 결합하여 전체적으로 ‘많은 곡식을 수확하는 집’ 내지 ‘좌석이 가득찬 집’이라는 독자적이고 새로운 의미를 형성한다. 라)선등록상표 1은 특허청으로부터 선등록 된 ‘  ’와 유사하여 등록거절결정을 받았는데, 원고 K가 이에 대하여 불복심판을 청구하여, 특허심판원이 선등록상표 1은 “만석닭강정” 전체로 호칭되어 위 “만석이네”와 호칭이 다르다는 점 등을 들어 위 거절결정을 취소하는 심결을 함에 따라 등록될 수 있었다. 마)원고 K는 선등록상표 3을 출원한 후 특허청으로부터 선등록 된 ‘만석골’과 요부 ‘만석’이 동일·유사 하여 등록을 받을 수 없다는 취지의 의견제출통지를 받았는데, 그에따라 원고 K는 “‘만석’은 2음절의 ‘만석’으로 호칭되고 ‘만석골’은 3음절로서 ‘만석’과 ‘골’로 분리되어 호칭되기 어렵다”라는 내용의 의견을 제출하는 과정을 거쳐 선등록상표 3이 등록이 이루어지게 되었다.
2)-가) 경기문화재단 경기문화재연구원이 2017. 12. 29. 발행한 ‘북한산성 사료총서 제1권’에 ‘만석장( )이 소개되어 있는데, 위 자료는 고양시청 문화공보과에서 1970년대 하창지 부근 마을의 자료로 제공한 것이라고 표시되어 있다. 은평구가 2019. 9.경 발간한 스토리텔링 사진집인 ‘은평, 그 곳에 살다’에서는 피고가 운영하는 만석장을 3대째 가업을 이은 두부요리 전문점으로 소개하면서 ‘만석장’은 ‘돌이 많은 곳에 별장 같은 집’이라는 의미로, 1960년대부터 북한산성 계곡에서 식사와 추억을 만들어 준 공간이라는 설명을 하고 있다. 또한, 중소벤처기업부는 등록상표의 출원일 무렵인 2018. 8. 7. 피고가 운영하는 만석장 음식점을 백년가게 육성사업에 의한 백년가게로 선정하였고, 그 무렵 위와 같은 사실을 보도한 기사가 인터넷에 게시되기도 하였다. 나)원고 K가 속초시에서 육계판매업을 개시한 때로부터 10년 이상 앞선 시점에 이미 피고 측에서 ‘만석장’ 상호를 사용하여 음식점 영업을 한 것으로 보이는 점, 피고가 1985년부터 등록상표의 등록결정일 무렵까지 ‘만석장’의 운영 등과 관련된 매출액의 규모와 그 가맹정 현황 및 각종 문헌 내지 언론의 보도 내용 등을 고려해 보면, ‘만석장’은 음식점 브랜드로서 상당한 인지도를 갖추고 있었던 것으로 판단된다.
3)-가)원고들은 2008. 7.경부터 닭강정전문음식점업 등을 영위하면서 간판, 상품포장 등에 선사용상표( ,  등)와 같은 표장, 즉 ‘만석’에 닭강정’이 결합한 ‘만석닭강정’ 및 ‘ ’과 같은 닭 모양의 도형 내지 그림이 결합된 것을 주로 사용하였다. 나)등록상표의 등록결정일을 기준으로, 전국에서 영업 중인 음식점 중에서 ‘만석식당’, ‘만석생고기’, ‘만석식육식당’ 등 ‘만석’이라는 문자가 포함된 영업표지를 사용한 음식점이 상당수 존재한다. 다)원고들이 제출한 증거들을 고려하더라도, 선등록상표 중 ‘만석닭강정’이 아닌 ‘만석’ 부분이 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 인정하기 어렵다.
등록상표에 달리 요부라 할 만한 부분이 없어, 등록상표 전체인 ‘만석장’과 선등록상표인 ‘만석닭강정’( ) 내지 ‘만석’( 등)과의 유사여부를 판단하면, 외관, 호칭, 관념 모두 상이하여 일반 수요자가 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없어 표장이 서로 비유사하여, 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.
(상표법 제34조 제1항 제11호, 제12호, 제13호에 대한 부분 생략)
키워드: 상표, 등록무효, 분리인식 부정, 전체관찰, 만석장, 만석닭강정, 만석
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