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l 사건 개요
피고들이 이 사건 특허발명의 특허권자인 A를 상대로 각 특허심판원 2019당3955호, 2019당3969호, 2019당3971호로 이 사건 특허발명의 청구항 전체에 대한 특허무효심판을 청구하여 특허심판원이 위 세 사건을 병합하여 심리하였고, 원고는 2020. 4. 3. A를 돕기 위하여 이 사건 심판청구에 참가하였다. 이에 바이오크리스트는 2020. 7. 31. 1차 정정청구를 한 후 2020. 11. 5. 및 2020. 12. 24. 2차로 이 사건 특허발명의 청구항 제1항의 용량을 300mg 내지 400mg으로 한정하고, ‘단 1회 정맥내 투여’를 ‘단1회 인간의 정맥내 투여’로, ‘인간 계절성 인플루엔자 감염을 치료하기 위한’을 ‘인간에서 계절성 인플루엔자 감염을 치료하기 위한‘으로, ’정맥내 투여용 제약 조성물‘을 ’인간의 정맥내 투여용 제약 조성물‘로 정정하고, 청구항 제2, 3, 4, 5, 8, 9항을 삭제하는 취지의 정정청구를 하였다. 특허심판원은 2021. 4. 20. “바이오크리스트의 이 사건 정정청구는 적법하며, 이 사건 정정발명은 비교대상발명 1 내지 3의 조합 또는 비교대상발명 3 내지 5의 조합에 의해 진보성이 부정되고, 그 중 이 사건 제10항 정정발명은 비교대상발명 7 단독, 비교대상발명 7과 4의 조합 또는 비교대상발명 7과 3의 조합에 의해서도 진보성이 부정된다”라는 이유로 바이오크리스트의 위 정정청구를 인용하고, 피고들의 이 사건 심판청구 중 제1, 6, 7, 10항에 관한 부분은 이를 인용하여 그 각 청구항의 특허를 무효로 하고, 나머지 청구항에 관한 부분은 이를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
이 사건 정정발명은 공지된 페라미비르의 용도에 대하여 특정한 투여용법·투여용량을 부가한 것을 기술적 특징으로 하는 의약용도발명에 해당한다.
의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다. 의약발명에서 투여용법․투여용량을 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같은 별도의 구성요소로 인정하는 이상, 투여용법․투여용량을 부가한 의약용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 투여용법․투여용량으로써 발휘될 수 있는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면, 청구항에 기재된 의약물질을 그 특정 투여용법․투여용량으로 투여하는 경우 약리효과가 있다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재되거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야만 특허법 제42조 제3항 1호의 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.
그런데 이 사건 정정발명의 실시예 1에서는 인간에 대한 치료효과를 확인할 수 없는 점, 실시예 2도 효과를 확인한 시험례가 아닌 점, 정량적 데이터에 관한 기재를 찾아볼 수 없는 점 등에 비추어 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 설명은 ‘통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적을 것’이라는 특허법 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다.
키워드: 특허, 등록무효, 명세서 기재요건, 특허법 제42조 제3항 제1호
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