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l 사건 개요
신청인은 이 사건 특허발명의 청구항 1내지 4, 10 내지 14항은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있다고 주장하면서, 이 사건 특허발명에 관하여 특허취소신청을 하였다. 특허심판원은 원고에게 취소이유를 통지하면서 의견서를 제출할 기회를 주었고, 원고는 청구항 1, 2, 3, 4항의 청구범위를 정정하는 내용의 정정청구를 하면서 취소이유에 관한 의견서를 제출하였다. 특허심판원은 원고의 정정청구를 인정하였으나 “이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 4, 10 내지 14항은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 특허가 취소되어야 한다.”라는 이유로 특허취소신청을 인용하는 결정을 하였다. 이에 대해 이 사건 특허발명의 권리자인 원고가 심판원 결정의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.
l 판시 요지
(1) 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 부정여부를 판단하기 위해 우선 구성의 곤란성을 상펴본다. 이 사건 제1항 정정발명의 [화학식 1A]의 화합물과 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50의 화합물은 모핵 구조(  ) 와 치환기들은 동일하고 모핵 구조 의 X가 O 또는 S(이 사건 제1항 정정발명)와 N(선행발명)라는 점에서만 차이가 있다. 종래기술의 문제점에 관한 선행발명의 명세서 기재에 의하면 선행발명은 카바졸 골격( ) 을 가지는 화합물에 주목하고 있음을 알 수 있고, 선행발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위하여 기존의 재료보다 발광 효율 및 소자 수명이 좋고 적색계로 발광하는 우수한 골격의 유기 전자재료용 화합물을 제공하는데 그 목적이 있고, 위 목적을 달성하기 위하여 선행발명은 벤조카바졸에 다양하게 치환된 헤테로아릴이 결합한 화합물을 제시하고 있다. 선행발명은 유기 전자재료용 화합물에 관한 것이고 화학식 1 및 화학식 9에서 각각 X는 X는 -O-, -S-, -CR12R13-또는 –NR14- 및 X는 -O-, -S-, -CR12R13-또는 –NR14 이었으므로 위 기재 부분만 볼 때에는 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50의 화합물에서 X를 O 또는 S로 변경하여 이 사건 제1항 정정발명의 [화학식 1A]에 해당하는 대응 화합물을 도출할 수 있는 것처럼 보이기는 하나, 그러나 화학물질에 관한 발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인․분석을 통하지 않은 채 화학분야의 이론 및 상식만으로 당연히 화학반응의 결과를 예측하는 것이 용이하지 않은데, 통상의 기술자는 위와 같은 선행발명의 명세서 기재를 통해 벤조카바졸( )을 골격으로 하는 경우 상대적으로 우수한 작용효과를 발휘할 것이라고 인식할 것이고, 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50의 화합물에서 X를 O 또는 S로 변경하는 것은 위와 같은 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이므로 이 사건 제1항 정정발명을 이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 고찰하지 않고서는 통상의 기술자가 이를 쉽게 생각해 내기 어렵다고 보이는 점, 선행발명에서 구체적으로 개시하고 있는 화합물들 중 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50의 화합물들은 선행발명의 [화학식 1], [화학식 9]에서 모핵 구조는 , X는 NR14인 유기 전자재료용 화합물인데, 통상의 기술자가 위와 같은 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50의 화합물에서 보다 쉽게 변경할 수 있는 치환기가 아닌 모핵 구조의 X를 O로 변경시켜 벤조디벤조퓨란( ) 구조를 채택하거나 S로 변경시켜 벤조디벤조티오펜( ) 구조를 채택할 동기가 있다거나 그에 대한 시사가 있다고 할 수 없다는 점 등에 비추어 볼 때 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 그 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없다.
(2) 작용효과의 현저성이 있는지 여부를 살펴보면, 이 사건 정정발명의 명세서 기재에 의하면, 유기 발광 소자의 성능은 유기층에 포함된 유기 재료의 영향을 많이 받는데, 이 사건 제1항 정정발명은 정공 및 전자의 이동성을 높이는 동시에 전기화학적 안정성을 높일 수 있는 유기 재료를 개발하여 고효율 및 장수명의 유기 광전자 소자를 구현할 수 있는 유기 광전자 소자용 화합물을 제공함을 목적으로 하고, 이를 위하여 이 사건 제1항 정정발명은 [화학식 1A]의 화합물을 제시하며, 위 화합물은 고효율 및 장수명의 유기 광전자 소자를 구현할 수 있는 효과가 있다. 이 사건 정정발명의 명세서에 모핵 구조가  이고 X가 O인 모든 화합물의 작용효과에 관하여 명시적으로 기재되어 있지 아니하더라도 통상의 기술자는 위와 같은 발명의 설명의 기재로부터 모핵 구조  에서 X가 O인 경우 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있음을 인식하거나 추론할 수 있고, 고효율 및 장수명의 유기 광전자 소자를 구현할 수 있는 효과가 있다는 내용의 이 사건 정정발명의 명세서의 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장ㆍ증명하는 것이 허용된다고 할 것이다. 원고는 출원일 이후인 2021. 12. 14. 추가적인 실험 자료로 해당 화합물의 발광효율 및 수명을 측정한 데이터를 제출하였고, 이 사건 제1항 정정발명의 [화학식 1A]의 화합물인 A6, A7, A8, A9 화합물들이 이에 대응하는 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50의 화합물에 비하여 효율은 49% 이상, 수명은 140% 이상 보다 개선된 효과를 보임을 알 수 있다. 나아가, 원고가 제출한 추가적인 실험자료에 비추어 볼 때 이 사건 정정발명의 명세서로부터 [화학식 1A]  에서 X가 황(S)인 경우에 해당하는 화합물들도 작용효과가 있음을 인식하거나 추론할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명은 현저한 작용효과가 있다고 할 것이다. 따라서, 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 그 구성을 도출하는 것이 쉽다고 볼 수 없고 개선된 효과도 있으므로, 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.
(3) 이 사건 제2, 3항 정정발명의 진보성 인정 여부와 관련하여 살피건데, [화학식 1A]의 화합물을 청구범위로 하는 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다면, 이 사건 제1항 정정발명의 종속항 발명인 이 사건 제2, 3항 정정발명 역시 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.
(4) 이 사건 제4항 정정발명의 진보성 인정 여부에 관하여 살펴건데, 제4항 정정발명은 모핵 구조  에서 X가 모두 O 또는 S로 특정되고, 여기서 Inv-001 내지 Inv-042, Inv-118 및 Inv-119의 44개 화합물들은 C 고리의 1번 위치에, Inv-046 내지 Inv-067의 22개 화합물들은 C 고리의 2번 위치에, Inv-068 내지 Inv-084 및 Inv-113 내지 Inv-117의 22개 화합물들은 C 고리의 3번 위치에, Inv-085 내지 Inv-112의 28개 화합물들은 C 고리의 4번 위치에 각각 질소를 포함하는 육각 헤테로 고리 치환기가 치환된 것을 특징으로 하고 있다. 그런데 선행발명에는 이 사건 제4항 정정발명과 동일한 모핵 구조와 치환기를 가지는 화합물은 전혀 개시되어 있지 않고, 나아가 이미 살펴본 바와 같이 이 사건 제4항 정정발명의 화합물을 포함하는 [화학식 1A] 화합물도 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50 화합물들로부터 쉽게 도출할 수 없는 이상 이 사건 제4항 정정발명의 화합물들도 선행발명의 B-44, B-45, B-46, B-50 화합물들로부터 쉽게 도출될 수 없다. 또한 이 사건 제4항 정정발명에 속하는 화합물에서 C고리의 치환위치가 변경된 화합물 20, 57, 73, 104, 65에 대해서 단독 호스트 녹색소자를 제조하여 측정한 효율 및 수명특성 효과가 선행발명의 화합물 B3, B7 및 B8과 대비하여 현저히 개선된 효과도 제시되었으므로, 결국 이 사건 제4항 정정발명은 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정된다고 보기는 어렵다.
(5) 이 사건 제10 내지 14항 정정발명의 진보성 부정 여부에 관하여 살피건데, 이 사건 제10항 정정발명은 이 사건 제1 내지 4항 정정발명의 종속항 발명이고, 이 사건 제11항 정정발명은 이 사건 제10항 정정발명의 종속항 발명이며, 이 사건 제12, 13항 정정발명은 이 사건 제11항 정정발명의 종속항 발명이고, 이 사건 제14항 정정발명은 이 사건 제13항 정정발명의 종속항 발명이다. 이 사건 제1 내지 4항 정정발명의 진보성이 선행발명에 의하여 부정되지 않는 이상 이 사건 제10 내지 14항 정정발명 역시 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다. 따라서 이 사건 제1 내지 4, 10 내지 14항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없어 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않으므로, 이 사건 결정의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 인용하기로 하여 이 사건 정정발명에 대한 등록취소결정을 취소한다.
키워드: 특허, 등록취소, 진보성, 유기 광전자 소자용 화합물, 유기 광전자 소자 및 표시 장치
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