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l 사건 개요
원고의 이 사건 출원발명에 대하여, 특허청 심사관은 2020. 7. 7. ‘원고의 보정에도 불구하고, 이 사건 출원발명은 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성이 있는 발명이라고 할 수 없고, 발명의 상세한 설명은 특허법 제42조 제3항 제1호의 요건에 위배되어 특허받을 수 없다’는 이유로 특허등록을 거절하는 결정을 하였고, 원고는 특허심판원 2020원1977호로 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2021. 4. 29. 동일한 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
1) 특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 ‘발명’으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 같은 법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하여야 하고, 여기서 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 한다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결 등 참조).
이 사건 제1항 발명은 양단의 높이가 다르게 관을 설치하고 높이가 높은 쪽의 관 입구에 물을 계속 공급하여 물이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동하는 동안, 물을 낮은 쪽에서 높은 쪽 관 입구로 양수하는데 필요한 에너지보다 더 큰 에너지를 생산하는 ‘양수 발전소 또는 수력 발전소’를 구현하는 것이다. 그런데, 이 사건 제1항 발명의 ‘양수 발전 또는 수력 발전’은 양수전력을 소비하여 물을 낮은 곳에서 높은 곳으로 끌어올림으로써 물의 위치에너지를 증가시킨 후, 다시 물을 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어뜨려 위치에너지를 운동에너지로 전환시켜 전력을 생산한다는 것이므로 발전기 내 에너지 형태의 전환에 불과하여 에너지 보존법칙이 적용된다. 에너지 보존법칙에 의하면 양수발전 과정에서 필연적으로 발생하는 각종 손실로 인해 소비되는 에너지가 없다고 가정하더라도, 물의 위치에너지를 운동에너지로 전환시켜 발생되는 생산전력은 물을 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동시켜 위치에너지를 증가시키는데 필요한 양수전력보다 클 수는 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명으로는 원고가 주장하는 것과 같은 양수전력을 초과하는 생산전력을 만들 수 없다. 즉, 이 사건 출원발명은 자연법칙인 에너지 보존법칙에 위배되므로, 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하고 있는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 볼 수 없다.
2) 특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 위 조항에서 요구하는 명세서의 기재 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2586 판결 참조).
앞서 살펴 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 물의 위치에너지를 증가시키기 위해 투여한 양수전력을 초과하는 전기를 발생시킨다는 것이어서 에너지 보존법칙에 위배되는 것인데, 이 사건 출원발명의 설명에 기재된 내용은 청구항 1의 ‘양수 발전소 또는 수력 발전소’가 어떠한 원리에 의하여 에너지 보존법칙에 반하여 초과에너지를 발생시킬 수 있는지에 대해 기재되어 있지 않다. 따라서 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 설명은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하므로 특허법 제42조 제3항 제1호에 따른 요건을 충족하지 못한다.
3) 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로 이 사건 출원발명 전체에 대하여 특허등록을 거절한 결정이 옳다고 본 이 사건 심결은 적법하다.
키워드: 특허, 거절결정, 산업상 이용할 수 있는 발명, 자연법칙, 에너지 보존법칙, 명세서 기재불비, 양수 발전소, 수력 발전소
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