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l 사건 개요
피고는 2020. 12. 18. 특허심판원에 원고를 상대로 “이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호, 제13호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2020당3806호로 심리한 다음, 2021. 7. 15. “이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘거리측정기, 거리측정기케이스, 골프용 거리측정기, 망원경, 보통안경, 선글라스, 스포츠용고글[스포츠용안경], 골프 휴대용 스윙 분석기, 골프 샤프트 계측기, 골프공 위치 추적기, 골프 시뮬레이터, 골프용 고글(이하 이 부분 지정상품을 ‘쟁점지정상품’이라 한다)‘과 관련하여, 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”라는 이유로 피고의 위 심판청구를 일부 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
선사용상표( )의 사용기간(일본 12년, 국내 5년), 선사용상표 사용 제품의 온라인, 백화점 등을 통한 유통, 매출액(일본 연간 15~22억엔, 국내 연간 163억~252억), 유명 연예인 등을 모델로 한 다수의 광고, 다수의 언론 보도 등에 비추어 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 일본 및 국내에서 특정인의 상품을 표시하는 상표로 알려졌다고 봄이 상당하다.
이 사건 등록상표와 선사용상표는 ① 모두 해골과 X자로 교차된 2개의 골프채를 주된 모티브(motive)로 하여 구성되고, ② 전체적으로 흑색과 백색으로만 구성되는 등 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적인 인상이 유사하여 외관이 유사하고, 모두 ‘해골’ 또는 ‘스컬(skull)’로 호칭 및 관념되어 외관, 호칭, 관념이 모두 유사하여 서로 유사하다.
원고가 위 관련 업계 종사자로 선사용상표를 알았을 것으로 보이는 점, 이 사건 등록상표와 선사용상표가 유사한 점, 이 사건 등록상표의 쟁점지정상품이 선사용상표의 사용상품과 유사하거나 경제적 견련성이 인정되는 점 등에 비추어 원고에게 부정한 목적이 인정된다.
그렇다면 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 국내 또는 일본의 수요자들에게 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.
키워드: 상표, 등록무효, 상표법 제34조 제1항 제13호
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