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l 사건 개요
피고는 원고를 상대로 이 사건 등록서비스표인  는 그 지정서비스업인 커피전문점 프랜차이즈업 등에 대하여 서비스표권자 등에 의하여 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였으므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서, 그 등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 이에 대해, 특허심판원은 원고가 구입하여 재판매하는 과정에서 커피원두 제품에 ‘BLACK MONSTER COFFEE’ 표장 등을 사용한 것은 커피원두 상품 자체의 출처표시를 위하여 상표로서 사용한 것일 뿐이어서, ‘계약에 의한 식품제공서비스업’ 등과 관련하여 이 사건 등록서비스표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용된 것이라고 할 수 없으므로 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 따라 그 등록이 취소되어야 한다라는 이유로 이 사건 등록서비스표의 등록을 취소하는 심결을 하였다. 원고는 특허심판원의 심결에 불복하여 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.
l 판시 요지
(1) 원고는 가맹사업, 관련 원부자재 및 공급 위탁 운영업, 식자재 유통업, 식음료자재 프랜차이즈업 등을 목적으로 설립된 법인이고, 2019. 6. 1. ㈜A과 사이에, 원고가 계약일로부터 24개월 동안 ㈜A에 원고 소유의 자동원두기기 1대를 제공하여 이를 이용하게 하고, ㈜A은 위 자동원두기기 이용에 관한 요금은 별도로 지급하지 아니하는 대신 원고로부터 매월 최소 3kg의 원두를 99,000원에 공급받기로 하는 내용의 ‘렌탈 서비스 계약’(이하 ‘이 사건 렌탈계약’이라 한다)을 체결하는 등의 사실은 양 당사자 사이에 다툼이 없다.
(2) 한편, 원고의 대표자는 2015. 8. 4. “B.co.kr”라는 이름으로 도메인등록을 한 후 현재까지 위 도메인주소를 원고의 커피전문점 프랜차이즈업 관련 홈페이지로 사용하고 있다. 전 세계 각종 웹사이트의 정보를 저장하여 놓은 인터넷 웹사이트인 아카이브(https://www.archive.org)에는 2018. 5. 4. 및 2019. 9. 5. 당시의 원고의 홈페이지 화면이 저장되어 있는데, 그 주요 내용으로서 이 사건 등록서비스표와 동일한 표장이 최상단에 표시되어 있고, 원고가 제공하는 다른 서비스와 함께 “렌탈서비스”가 중단에, “자동원두기기 렌탈” 항목 및 그 항목의 내용으로 “이제 블랙몬스터의 커피 맛을 가정에서도 회사에서도 자유롭게 누리세요”라는 등의 기재가 하단에 각각 명시되어 있고, 이와 더불어 2019. 9. 5.경 아카이브에 저장된 원고 홈페이지 화면에서도 역시 위 표장이 최상단에 표시되어 있고, ‘블랙몬스터 커피’와 관련한 원고의 창업지원 또는 프랜차이즈 가맹 절차 등이 소개되어 있는 점에 비추어 보면 원고는 위 홈페이지를 통하여 이 사건 등록서비스표를 사용하여 이 사건 심판청구일인 2020. 6. 10. 이전 3년의 기간 이내인 2018. 5. 4.경에는 자동원두기기 등의 렌탈서비스업을, 2019. 9. 5.경에는 프랜차이즈 가맹업을 각각 영위하였다고 봄이 타당하다.
(3) 나아가, 원고가 2019. 6. 1. ㈜A과 사이에 이 사건 렌탈계약을 실제로 체결한 이상, 적어도 원고가 2018. 5. 4.경 이 사건 등록서비스표를 사용하여 자동원두기기 등의 렌탈서비스업을 영위한 것이고, 이는 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 ‘계약에 의한 식품제공서비스업’ 또는 ‘사무실 커피제공서비스업’에 사용한 것이라고 봄이 타당하다.
(4) 대법원은 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 등록상표에 대한 등록취소심판이 청구된 경우에는 같은 조 제4항의 규정에 의하여 피청구인은 그 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 당해 서비스표를 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하는 경우 등 당해 등록서비스표 중 취소심판청구와 관계되는 지정서비스업에 대한 등록의 취소를 면할 수 있다고 판시한 바 있고, 그 법리에 따르면 원고가 커피원두 제품을 OEM 방식으로 생산하거나 이를 재판매하면서 그 제품에  와 같은 표장을 부착하여 사용한 것이 표장의 서비스표적 사용에 해당하는지 여부 또는 위 표장이 이 사건 등록서비스표와 실질적으로 동일한지 여부와 무관하게, 원고는 이 사건 심판청구일 전 3년 동안 이 사건 등록서비스표를 정상적으로 사용하였다고 할 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다. 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 이 사건 심결을 취소한다.
키워드: 상표, 등록취소, 불사용, 렌탈계약, BLACK MONSTER COFFEE
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