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l 사건 개요
원고는 피고를 상대로 이 사건 등록상표( )는 지정상품인 화장품의 특성을 기술하기위하여 표시되어 있는 기술적 표장에 해당하고, 그 등록이후 후발적으로 식별력을 상실하였다고 주장하면서 이 사건 등록상표의 무효를 구하는 심판을 청구하였다. 이에 대해 특허심판원은 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 이에 불복한 원고는 그 심판원의 심결에 대한 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.
l 판시 요지
(1) 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제6조 제1항 제3호에 따라 이 사건 등록상표가 지정상품인 화장품 등과의 관계에서 상품의 품질•원재료•효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당 하는지 여부에 관하여 이 사건 등록상표는 사전에 등재되어 있지 아니한 조어에 불과하고, 그 자체만으로 곧바로 어떠한 관념을 불러일으킨다고 보기 어렵고, 나아가 외관상으로 특정한 단어의 조합으로 분리되어 인식된다고 단정할 만한 별다른 사정이 존재하지 아니하는 점 등, 이 사건 등록상표가 결합표장으로 인정될 수 있다고 하더라도 등록결정일 당시 ‘CICA’ 부분이 일반 수요자나 거래자를 기준으로 화장품 등과 관련하여 그 품질 등을 직감하게 한다고 단정하기 어렵다는 점, ‘CICA’ 부분이 단일한 의미나 어원을 가지지도 못하는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표 중 ‘CICIA’ 부분의 객관적인 의미가 상품의 품질 등으로 사용되고 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 그 등록결정일을 기준으로 화장품등과의 관계에서 상품의 품질•원재료•효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 볼 수 없다.
(2) 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 따라 이 사건 등록상표가 그 등록결정일 이후 식별력을 상실하였는지 여부와 관련하여 사건 등록상표는 그 지정상품 중 화장품 등과의 관계에서 품질ㆍ원재료ㆍ효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하고, 달리 그 식별력이 부정된다고 볼 만한 사정이 없는 점, 이 사건 등록상표의 등록결정일을 기준으로 화장품 등과 관련하여 ‘CICABIO’라는 표장을 사용한 것은 피고가 유일한 것으로 보이는 점, 나아가 그 등록결정일을 기준으로 이 사건 등록상표가 화장품 등에 대한 거래사회의 거래실정상 흔히 사용되는 것으로서 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가 있는 등 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 볼 만한 자료 역시 찾아볼 수 없으므로 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 화장품 등과의 관계에서 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 ‘제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’에 해당하지 아니한다고 봄이 타당하다.
(3) 구 상표법 제6조 제1항 제11호에 따라 상품의 품질의 오인을 일으키게할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부와 관련하여 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 품질ㆍ원재료ㆍ효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없으므로 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수 없다
(4) 구 상표법 제71조 제1항 제5호, 제6조 제1항 제3호 및 제7호의 규정에 따라 이 사건 등록상표가 등록 후 후발적으로 식별력을 상실하였는지 여부와 관련하여 이 사건 등록상표의 등록결정일 이후 화장품 등과 관련하여 다수의 관련 업체나 언론에서 ‘피부진정’, ‘상처재생’, ‘병풀 성분이 함유된 화장품’과 관련하여 ‘CICA’를 사용하고 있고, 특허청이 2015년 이후 ‘CICA’를 포함하는 ‘시카 엑스퍼트(CICA EXPERT)’, ‘CICACLINIC’, ‘CICA+(CICAPLUS)’, ‘Cica Collagen’ 등의 출원에 대하여 ‘CICA’ 부분이 센텔라 아시아티카(Centella Asiatica, 병풀)의 약어라는 등의 이유로 거절결정을 한 사례가 일부 확인되기는 하나 ‘CICA’는 약어일 뿐인 데다가 단일한 의미나 어원을 가진다고 볼 수는 없고, 일반 수요자나 거래자가 라틴어인 ‘Centella Asiatica’나 ‘ciatrix’의 의미를 쉽게 파악할 수 있다고 보기도 어렵다는 점, 일반 소비자나 거래자가 이 사건 등록상표의 등록 후 ‘CICA’의 의미를 ‘병풀 성분’ 등으로 직감하게 되었다고 단정하기는 어렵다는 점, 특허심판원이 지정상품을 상품류 구분 제3류의 화장품 등으로 하는 출원상표  에 대한 거절결정 불복심판에서 “영문자 ‘cica’의 경우 특별한 관념이 없고 화장품 등과 전혀 관련이 없어 그 식별력이 강하다.”고 판단한 바 있기도 한 점, 오히려 이 사건 등록상표는 그 등록결정일 이후 화장품 등과 관련하여 그 식별력이 강해진 것으로 충분히 볼 수 있는 증거에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표가 그 등록 후 사후적으로 식별력을 상실하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 볼 수 없다. 결과적으로, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다 할 것이므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각한다.
키워드: 상표, 등록무효, 기술적 표장, 상품의 품질의 오인, 
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