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l 사건 개요
등록상표의 상표권자인 피고는 원고를 상대로 특허심판원 2020당26811호로 원고가 사용하는 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 “확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하지 않으며, 그 표장과 사용상품이 등록상표의 표장 및 지정상품과 동일하거나 유사하므로, 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속한다.”라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
상표법 제90조 제1항 제1호에 의하면 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표는, 그것이 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한(같은 조 제3항), 상표권의 효력이 미치지 아니한다. 여기서 ‘상호를 상거래 관행에 따라 사용한다’는 것은 상거래 관행에 비추어 수요자가 해당 표장을 단순히 상호를 표시한 것으로 인식할 수 있음을 전제로 하므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 구성되었는지, 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결 관계, 도형과 결합되어 사용되었는지, 표장이 사용된 대상 및 사용방법 등 표장의 실제 사용태양을 종합하여 상거래 관행상 수요자가 해당 표장을 단순히 상호를 표시한 것으로 인식할 수 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.
원고의 상호가 ‘단단한정형외과의원’이라는 사실은 인정되나, 다음의 사실 및 사정을 종합하여 보면, 원고의 확인대상표장은 원고의 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 것에 해당한다고 보기 어려우므로, 원고에게 부정경쟁의 목적이 있는지 여부에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당하지 아니한다.
1) 원고가 사용하는 확인대상표장은 도형 ‘ ’ 부분, 영문자 ‘ ’ 부분, 그리고 한글 ‘ ’ 부분이 종(縱)으로 3단 결합되어 있는 표장이다. 그런데 확인대상표장 중 위 도형 부분은 확인대상표장에서 차지하는 비중 및 그 크기가 상당하고, 사람이 두 팔을 벌리고 서 있으면서도 머리에 나뭇잎 모양이 부가되어 전체적으로 나무를 의인화한 독특한 도안화 과정을 거친 것이어서, 확인대상표장을 보는 수요자의 주의를 끌기에 충분하다.
2) 원고는 원고의 온라인 블로그 및 인터넷 홈페이지에서 우측에서와 같이  ‘단단한정형외과의원’이라는 상호와 별도로 확인대상표장을 표시하는 방법으로 확인대상표장을 사용하였는바, 이러한 확인대상표장의 사용태양에 비추어 확인대상표장을 보는 수요자로서는 확인대상표장이 단순히 원고의 상호를 표시한 것에 불과하다고 인식할 것이라고 보기는 어렵다.
3) 정형외과의원의 경우 도형 및 상호(상호 중 ‘의원’이라는 문자가 생략된 것 포함)가 결합된 표장을 간판 등에 사용하는 경우가 있음은 인정되나, 그러한 사정만으로 도형 및 상호(상호 중 ‘의원’이라는 문자가 생략된 것 포함)가 결합된 표장을 사용하는 것이 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 경우에 해당한다고 보기는 어렵다.
‘단단한’은 형용사로서 ‘연하거나 무르지 않고 야무지고 튼튼하다’는 뜻을 가지고 있어, 정형외과업의 광고에 ‘단단한 뼈·근육’ 또는 ‘단단한 무릎(등 신체부위)’과 같은 용례로 쓰이는 점인 인정되나, 정형외과가 ‘골․관절 중심으로 운동기계(運動器系)의 질환을 취급하는 외과’인 점을 고려하면, 위와 같은 사정만으로 ‘단단한’이라는 단어가 수요자들에게 ‘정형외과업’과 관련하여 품질이나 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기는 어렵다. 따라서 확인대상표장이 상표법 제90조 제1항 제2호에 해당한다고 볼 수 없다.
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