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l 사건 개요
원고는 피고를 상대로 '벨크로를 포함한 필터교환용 합성수지 마스크, 사출장치 및 제작방법'에 관한 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 확인대상발명의 '사출장치 및 제조방법'은 피고가 실시하고 있는 발명이라고 할 수 없으므로 일부(제7, 11항) 청구항에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 각하되어야 하고, 확인대상발명의 '합성수지 마스크'는 제1, 4, 6항 발명의 권리범위에 속하지 아니하며, 확인대상발명의 합성수지 마스크는 자유실시기술에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 심판청구 중 제7, 11항 발명 부분은 각하하고, 제1, 4, 6항 발명 부분은 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 원고는 이 사건 심결취소소송에 이르러 확인대상발명의 설명서 및 도면에 리브, 경계선 등의 구성과 기능을 추가하는 보정을 하였다. 권리범위확인심결에 대한 취소소송절차에서는 확인대상발명에 대한 설명서 및 도면의 보정이 원칙적으로 허용되지 않고 명백한 오기를 정정하는 경우와 같이 발명의 동일성이 인정되는 경우에 한하여 허용되는데, 위 보정사항들은 확인대상발명의 구성과 기능을 추가하는 것에 해당하여 단순히 명백한 오기를 바로잡는 정도를 벗어나므로, 그러한 보정은 허용될 수 없다.
(2) 피고는 D사와 '완제품 임가공 계약' 등을 체결하고 확인대상발명의 금형을 제공하여 그로부터 합성수지 마스크를 납품받아 이를 그대로 판매하였다. 이는 물건의 발명에 관한 제1, 4, 6항 발명의 실시에 해당한다. 피고는 제7항 발명을 실시하지 아니한다. 특허가 물건을 생산하는 방법의 발명에 관한 것인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위뿐만 아니라 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위에까지 그 특허권의 효력이 미치는데, 제11항 발명은 물건을 생산하는 방법의 발명이므로, 피고가 위와 같은 제작방법에 의하여 생산된 합성수지 마스크를 ‘양도’하는 행위를 한 이상, 그와 같은 제작방법을 직접 사용하지 않았다고 하더라도 확인대상발명을 실시하였다고 봄이 타당하다.
(3) 이 사건 제1항 발명은 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하고, 벨크로는 생산방법에 따라 결합력 등이 다를 수 있다. 이 사건 제1항 발명은 ① 테두리 형상의 마스크 가이드와 내부의 필터삽입부 및 마스크 가이드에 형성된 필터 부착용 벨크로의 구조를 가지며, ② 마스크 가이드가 내부의 필터삽입부를 지지하고, ③ 마스크 가이드에 벨크로가 인서팅 사출성형되어 일체로 결합된 특성을 갖는 합성수지 마스크라 할 수 있다. 제1항 발명의 구성요소 1은 마스크 가이드가 테두리 형상으로 내부의 필터삽입부를 지지하는 데 반해, 확인대상발명은 마스크 가이드(120A)가 필터삽입부(110A)와 구분되는 경계 없이 형성된 점에서 차이가 있고(차이점 1), 구성요소 2는 필터 부착용 벨크로가 마스크 가이드에 형성되는 데 반해, 확인대상발명은 벨크로(130A)가 필터삽입부(110A)의 안쪽에 형성된 점에서 차이가 있어(차이점 2), 확인대상발명은 제1항 발명의 권리범위에 문언적으로는 속하지 않는다.
특허발명의 명세서에 의하면, 종래의 복수의 문제점을 해결하기 위하여, 이 사건 제1항 발명은 ① 금형을 이용한 원스탑 방식의 사출성형으로 제작 시간을 획기적으로 단축시키고, ② 필터 교체형으로 위생적인 목적을 달성할 뿐만 아니라 필터 분리 후 장기 보관의 편의를 제공하여 재사용이 가능하도록 하고, ③ 교체용 필터와 필터삽입부의 구조적 설계를 통해 필터링 기능을 강화할 뿐만 아니라 다양한 형상으로 제작 가능하도록 하기 위한, 벨크로 인서팅 타입의 필터교환 방식 범용 합성수지 마스크, 이의 사출성형장치 및 제작방법을 제공하기 위한 것이다. 제1항 발명은 하나의 발명이 복수의 과제해결원리를 가지고 있는 발명에 해당하므로, 이러한 복수의 과제해결원리가 확인대상발명에 모두 나타난 경우에 한해 과제해결원리 동일성이 인정된다.
제1항 발명은 ‘교체용 필터와 필터삽입부의 구조적 설계를 통해 필터링 기능을 강화하고, 다양한 형상으로 제작 가능’하도록 하는 것도 기술사상의 핵심으로 하고 있는데, 이는 출원 당시 선행발명 1, 2에 이미 공지되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 청구범위에 기재된 대로 좁게 파악하여 결정한다. 이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 ‘필터부착용 벨크로를 합성수지 마스크의 테두리 형상의 마스크 가이드에 형성한 구조적 설계를 통해 필터링 기능을 강화하고, 다양한 형상으로 제작 가능’하도록 한 것에 있다고 봄이 타당하다. 그런데 확인대상발명은 ‘벨크로(130A)가 합성수지 마스크(100A)의 테두리 형상 부분이 아닌 필터삽입부(110A)의 안쪽 부분에 형성된 구성’을 채택하고 있을 뿐이므로, 이러한 구성에 의해 파악되는 과제해결원리는 ‘테두리 형상의 마스크 가이드에 형성한 구조적 설계를 통해 다양한 형상으로 제작 가능’하도록 한 이 사건 제1항 발명의 과제해결원리와 동일하다고 볼 수 없다.
제1항 발명은 필터부착용 벨크로가 테두리 형상의 마스크 가이드에 형성됨으로써 필터삽입부가 이러한 구조적 설계를 통해 i) 격자 무늬의 사각 홀이 배치된 형상, ii) 횡 방향으로의 일자의 바(bar) 형상, iii) 길이 방향 상의 중앙선(c1)을 기준으로 양쪽 방향으로 나뭇 잎사귀 무늬 형상, iv) 격자 무늬의 타원 홀이 배치된 형상, v) 지름이 큰 격자 무늬의 사각 홀이 배치된 형상, vi) 종 방향으로의 일자의 바(bar) 형상 등의 다양한 형상으로 제작할 수 있게 되는 효과를 가진다. 그에 반해, 확인대상발명은 벨크로(130A)가 필터삽입부(110A)의 안쪽 부분에 형성됨으로써 필연적으로 필터삽입부(110A)의 다양한 형상에 제한이 있을 수밖에 없다. 더욱이, 제1항 발명은 마스크 가이드가 테두리 형상으로 그 내부의 필터삽입부를 지지하는 기능을 하는 데 반해, 확인대상발명은 마스크 가이드(120A)가 필터삽입부(110A)와 구분되는 경계 없이 형성되어 서로 구별이 어렵고, 필터삽입부(110A)를 지지하는 기능을 수행한다고 보기도 어렵다. 따라서 양 발명은 그 실질적 작용효과에 차이가 있다.
제1항 발명과 확인대상발명은 복수의 기술적 과제를 해결하기 위한 각 과제해결원리 및 작용효과가 모두 동일하다고는 볼 수 없으므로, 서로 균등관계에 있다고 할 수 없다.
(4) 결국 이 사건 제11항 발명과 관련하여 피고가 확인대상발명을 실시하였다고 보아야 하므로 이에 대한 심판청구가 확인의 이익이 없어 부적법하다고 본 이 사건 심결 부분은 위법하다. 반면, 이 사건 제7항 발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하고, 확인대상발명은 이 사건 제1항, 제4항 및 제6항 발명의 권리범위에 속하지 않으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결 부분은 적법하다.
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