|
l 사건 개요
|
원고 선등록상표 1 |
원고 선등록서비스표 2 |
피고 선사용상표 1 |
피고 선사용상표 2 |
|
|
 |
|
 |
피고는 원고를 상대로 특허심판원에, 등록상표는 주지, 저명한 피고의 선사용상표들과 동일한 상표로서, 선사용상표들의 신용 및 명성에 편승하여 이득을 취할 부정한 목적으로 출원, 등록된 것일 뿐만 아니라, 피고의 상품으로 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호, 제12호, 제13호에 해당되어 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 주장하면서, 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
특허심판원은 「등록상표는 출원시인 2015. 1. 13.을 기준으로 국내 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로 인식된 선사용상표들과 동일 내지 유사하고, 사용으로 오인 내지 혼동을 일으킬 염려가 있는 등 부정한 목적을 가지고 출원, 등록된 것이어서, 상표법 제34조 제1항 제13호에 따라 등록이 무효로 되어야 한다.」라는 이유로, 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
피고는 1974년경에 창립된 패션전문기업으로서, 현재 전국에 1,000개가 넘는 매장을 운영하면서 의류, 주얼리, 신발, 가방과 같은 패션 용품 등을 제조, 판매하고 있고, 의류, 가방, 지갑 등의 지정상품 및 패션 관련 서비스업에 대하여 선사용상표들을 포함하여 30건이 넘는 상표 및 서비스표를 등록, 보유하고 있다. 피고는 1974년경부터 현재까지 선사용상표들을 사용한 남성 의류 등을 생산, 판매하고 있는데, 선사용상표들과 관련된 브랜드는 1998년 ’한국의 고유브랜드 1백선‘에 포함된 바 있다. 피고는 1980년대 초반부터 선사용상표 제품에 대한 TV광고를 계속하여 왔고, 2002년경부터 현재까지 ○○○, ☆☆☆, ★★★, ●●●, ◇◇◇ 등 국내 유명 연예인과 모델계약을 체결하여 선사용상표 제품을 지속적으로 광고하여 왔다. 피고는 선사용상표 제품으로 1998년도에 1천억 원, 2002년도 상반기에 1,580억 원, 2005년도에 3,150억 원, 2007년도에 피고의 다른 대표브랜드인 ’NII‘ 브랜드 제품과 함께 7,300억 원, 2017년도에 4,959억 원, 2018년도에 4,343억 원의 매출을 각각 달성하였다.
결국 선사용상표들은 등록상표의 출원일인 2015. 1. 13. 무렵 국내에서 수요자들에게 특정인의 출처 표시로 인식되었다고 봄이 타당하다.
등록상표와 선사용상표 1은 모두 별다른 도형의 부가 없이 ’아메리카 대륙의 원주민들을 통틀어 이르는 말‘인 한글 단어 ’인디안‘만으로 이루어진 문자 표장으로서, 외관과 호칭, 관념이 동일하다.
피고는 1974년경부터 선사용상표들을 사용한 의류 등의 패션 제품을 생산, 판매하여 왔고, 선사용상표들은 등록상표의 출원일 무렵 이미 국내 수요자들에게 인식되어 있었다. 그런데 등록상표는 선사용상표 1과 그 외관, 호칭, 관념에 있어 완전히 동일하다.
등록상표의 지정상품은 ’상품류 구분 제25류의 단화, 등산화, 방한화, 부츠, 샌들, 스키화, 스포츠화, 슬리퍼, 운동화, 장화, 축구화, 테니스화, 신발‘로서, 선사용상표들의 지정상품인 ’의류‘와는 다소 차이가 있다. 그러나 패션업계에서는 상품류 구분과 관계없이 단일 브랜드로 묶어서 단일한 점포나 유통망을 통해서 판매하는 토털패션화 경향에 따라, 정장 등 ‘의류’를 생산, 판매하는 업체가 ‘가방, 신발 등’의 제품도 함께 생산․판매하고 있는 점 등에 비추어 보면, 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품은 밀접한 견련관계가 인정된다 할 것이다.
등록상표의 출원 및 등록 경위, 이에 대한 소비자들의 오인 내용 등을 살펴보면, 원고가 선등록상표 등을 이용하여 사업을 영위하는 것에 그치지 아니하고, 그를 통하여 피고가 지정상품을 신발류로 하여 보유하고 있던 상표의 등록을 취소시킴과 아울러, 이미 국내에 특정인의 출처표시로 인식된 피고의 선사용상표들과 동일하거나 매우 유사한 등록상표를 출원, 등록함으로써, 선사용상표들에 체화된 피고의 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하였음을 충분히 인정할 수 있다 할 것이다.
결국 등록상표는 출원 당시 국내 수요자들이나 거래자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려진 선사용상표들과 유사한 상표로 부당한 이익을 얻거나 선사용상표들의 권리자에게 손해를 입히려는 부정한 목적으로 사용되는 상표이므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다. 결국 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.
키워드: 상표, 등록무효, 상표법 제34조 제1항 제13호, 인디언, 인디안
|
