|
l 사건 개요
원고들은 피고의 지도 교수인 소외 OOO의 연구실에 2005년(원고 1) 및 2006년(원고 2)에 합류하였는데, 이 사건 특허발명의 출원을 전후하여 위 연구실에서 박사과정에 있었다. 피고 대학은 OOO과 장OO로부터 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받아 이에 대하여 특허등록을 받았다.
원고들은 2019. 7. 23. 피고를 상대로 특허심판원에 “원고들은 이 사건 특허발명의 공동 발명자에 해당하여 원고들이 발명자에서 배제되어 등록된 이 사건 특허발명은 특허법 제33조 제1항 본문 및 동법 제44조를 위반한 경우에 해당하므로, 동법 제133조 제1항 제2호의 무효사유를 갖는다.”라고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 이를 2019당2371호로 심리하여 2020. 12. 24. "원고들이 이 사건 특허발명의 제조 및 실험에 일부 기초 실험에 참여한 것은 인정되나, 이는 실험을 단순 보조한 수준에 불과하여 이 사건 특허발명의 진정한 발명자로 볼 수 없으므로 이 사건 특허발명은 특허법 제44조를 위반하였다 할 수 없다.“라는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
이 사건 특허발명의 기술사상은 2008. 10. OOO에 의해 최초로 착상되었고 원고들에 의해 착상 내지 제안되었다고 인정할 아무런 증거가 없는 점, 원고들은 이 사건 특허발명 관련 연구를 진행하는 과정에서 형광파장이 겹쳐 실험결과를 제대로 하기 어려운 난관이 있었고 이를 극복하기 위해 공초점 현미경 판매 회사(Carl Zeiss)에 기술자문을 요청하여 설정을 변경하였다고 주장하나 이를 들어 원고들이 ‘이 사건 특허발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상’ 및 ‘발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언· 지도’를 하였다고 볼 수는 없는 점, 원고들이 일부 실험을 한 것은 인정되나 위와 같은 실험이 OOO의 지시에 의한 것이 아니라 원고들에 의해 독자적으로 수행된 것이고, 나아가 그 실험에 의해 원고들이 이 사건 특허발명에 관한 새로운 착상을 구체화하거나 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하였다고 단정할 수 없는 점, OOO이 실험 전반을 계획하고 구체적인 실험 방향을 지시한 점, 이 사건 특허발명 과정에서 작성된 실험노트(을 제1호증)에는 OOO이 이 사건 특허발명을 설계한 과정과 그에 대한 구체적인 내용이 기재되어 있을 뿐, 원고들이 그러한 바이오핀 구조의 설계나 관련된 착상에 관여하였거나 실험 과정에서 난관에 봉착하여 그 해결책을 제시하거나 실험조건을 변경하는 등의 방법으로 적극적으로 이 사건 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하였음을 인정할 아무런 기재가 없는 점 등에 비추어 원고들이 이 사건 특허발명의 공동발명자에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
따라서 원고들이 이 사건 특허발명의 공동 발명자에 해당한다고 보기 어려운 이상, 이 사건 특허발명에는 원고들 주장과 같은 등록무효 사유가 인정되지 아니한다.
키워드: 특허, 발명자, 공동발명자, 바이오핀
|
