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l 사건 개요
피고는 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고들을 상대로, ‘확인대상발명은 이 사건 제1항, 제2항 및 제4항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다’라는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명에 이 사건 특허발명의 해결 과제는 ‘실내와 실외의 온도차가 별로 없는 사용 환경에서는 전열교환소자를 거치지 않고 바이패스 유로를 통해 직접 환기가 이루어지는 바이패스 운전이 가능하도록 함으로써 장치의 수명단축을 방지하고 불필요한 소비전력의 낭비를 최소화하는 것’이라는 취지로 기재되어 있다(갑 제1호증, 식별번호 [12] 참조). 또한, 이 사건 특허발명의 출원 당시 청구범위를 보면, 청구항 1에는 “바이패스 유로(B.F)를 생성하는 바이패스 댐퍼(60)”라고만 기재되었을 뿐이고 급기송풍기(30)와 배기송풍기(40)에 대해서는 아무런 기재가 없었던 반면, 청구항 2는 청구항 1을 직접 인용하면서 여기에 “상기 급기출구(12)와 배기출구(13) 쪽에 각각 설치되어, 열교환 운전 시에는 함께 작동되되, 바이패스 운전 시에는 서로 교대로 작동되는 급기송풍기(30)와 배기송풍기(40)를 더 포함한다”는 한정사항을 부가한 것이고, 청구항 5는 청구항 1을 직접 인용하면서 여기에 “상기 급기출구(12)와 배기출구(13) 쪽에 각각 설치되어, 열교환 운전 시에는 함께 작동되되, 바이패스 운전 시에는 선택적으로 어느 하나만 작동되는 급기송풍기(30)와 배기송풍기(40)를 더 포함한다”는 한정사항을 부가한 것이다.
이에 대하여 특허청 심사관은 2015. 2. 26., 출원 당시 청구항 1의 ‘바이패스 유로(B.F)를 생성하는 바이패스 댐퍼(60)’는 인용발명 1의 ‘바이패스 댐퍼(208a, 209a, 도면 4~6 참조)’ 또는 인용발명 2의 ‘열교환 환기 및 바이패스 환기’(문단번호 [27], [28] 참조)로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있고, 출원 당시 청구항 2 및 5의 ‘급기송풍기(30)와 배기송풍기(40)’는 통상의 기술자가 인용발명 1의 ‘급기팬(205) 및 배기팬(206)’으로부터 쉽게 도출할 수 있다는 취지의 거절이유가 담긴 의견제출통지를 하였다. 이에 이 사건 특허발명의 출원인인 원고 휴앤텍은 출원 당시 청구항 5 등을 삭제하고 청구항 2에 부가된 한정사항을 청구항 1에 병합하는 것을 포함하는 취지의 보정을 하는 한편, “급기송풍기와 배기송풍기의 교대 작동 구성은 바이패스 유로를 생성하는 바이패스 댐퍼와 유기적인 결합관계를 통해 도출된 구성으로서 인용발명 1에 전혀 암시 내지 개시되어 있지 않은 본원발명의 특징적인 구성이고, 인용발명 1에는 바이패스 유로가 급기용과 배기용으로 별도 형성되므로 급기팬과 배기팬을 교대로 작동시켜야 할 기술적 동기가 전혀 없으므로, 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 본원발명의 위 구성을 쉽게 도출할 수 없다.”라는 취지의 의견서를 제출하였고, 그 결과 이 사건 특허발명은 특허를 받았다. 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서 기재 및 출원 심사경과에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 출원인인 원고 휴앤텍은 출원 당시 청구항 1에 기재되었던 ‘바이패스 유로를 생성하는 바이패스댐퍼’는 특허청 심사관이 진보성 부정에 관한 거절이유로 제시한 인용발명 1이나 2로부터 쉽게 도출할 수 있을 것이라 판단하고, 그 거절이유를 회피하기 위하여 ‘바이패스 운전 시에 선택적으로 어느 하나만 작동되는 급기송풍기와 배기송풍기’라는 구성이 부가된 출원 당시 청구항 5를 삭제하고 출원 당시 청구항 2에 부가된 ‘급기송풍기와 배기송풍기의 교대 작동 구성’을 청구항 1에 병합하면서, 의견서에서는 출원 당시 청구항 2에 부가된 ‘급기송풍기와 배기송풍기의 교대 작동 구성’이 이 사건 특허발명의 핵심적인 기술적 특징임을 강조하고, 이러한 주장을 특허청 심사관으로부터 인정받아 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 받은 것으로 보인다. 따라서 이 사건 특허발명의 출원인인 원고 휴앤텍이 특허청 심사관의 의견제출통지에 따른 보정을 통해 ‘바이패스 운전시에 선택적으로 어느 하나만 작동되는 급기송풍기와 배기송풍기’라는 구성이 부가된 출원 당시 청구항 5를 그대로 삭제한 것은 이를 이 사건 특허발명의 권리범위에서 의식적으로 제외한 것이라고 봄이 타당하다. 출원 당시 청구항 2는 “바이패스 운전 시에는 서로 교대로 작동되는 급기송풍기(30)와 배기송풍기(40)”라는 구성이 부가된 것으로서 ‘바이패스 운전 시 급기송풍기와 배기송풍기가 일정시간 동안 서로 차례로 반복 작동되는 구성’을 보호받고자 하는 사항으로 하여 청구된 것인 반면, 출원 당시 청구항 5는 “바이패스 운전 시에 선택적으로 어느 하나만 작동되는 급기송풍기(30)와 배기송풍기(40)”라는 구성이 부가된 것으로서 ‘바이패스 운전 시 급기송풍기와 배기송풍기 중 어느 하나만 작동하는 구성’을 보호받고자 하는 사항으로 하여 청구된 것이므로, 원고들의 주장처럼 양자가 포함 내지 중첩 관계에 있다고 볼 수 없으며, 오히려 양자는 서로 배치되는 구성에 해당한다고 봄이 타당하다. 이는 출원 당시의 청구항 2와 청구항 5가 모두 청구항 1을 직접 인용하는 별개의 종속항 발명이었던 점에 비추어 보면 더욱 그러하다. 이러한 점에다가, 앞서 본 바와 같이 원고 휴앤텍이 출원 심사과정에서 의견서를 통하여 주장한 사항을 보태어 고려하면, 원고들의 주장과 같이 원고 휴앤택이 출원 당시 보정에서 청구항 5를 삭제하지 않고 그대로 두었더라도 당연히 특허를 받을 수 있었다고 보기는 어렵다.
키워드: 특허, 소극적, 권리범위확인, 바이패스운전, 열회수환기장치, 의식적제외, 균등침해아님
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