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l 사건 개요
출원발명은 파인애플을 파쇄하고 비타민 C와 혼합하여 밀봉상태에서 발효함으로써 제조한 파인애플 발효물을 다시 이용한 파인애플 재발효물에 관한 것이다. '비타민 C를 이용한 포도 발효액의 제조방법’에 관한 선행발명 1에, ‘과채류 발효물 및 이를 함유하는 조성물’에 관한 선행발명 2를 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되는지 문제된 사안이다.
l 판시 요지
(1) 구성요소 1에 관하여, 이 사건 제1항 출원발명은 ‘항산화 효과를 높이는’ 파인애플 발효물이라고 명시하고 있음에 비하여 선행발명 1에는 항산화 효과에 관하여 기재되어 있지 않다는 점(차이점 1), 이 사건 제1항 출원발명에서 사용하는 과일은 파인애플인 데 비하여 선행발명 1에서 사용하는 과일은 포도라는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 구성요소 2에 관하여, 이 사건 제1항 출원발명은 과일로서 생파인애플을 사용한 것임에 비하여 선행발명 1은 포도를 사용한 것이라는 점에서 차이가 있다(차이점 3). 구성요소 3에 관하여, 구성요소 3은 생파인애플과 파인애플 발효물을 사용하는 것임에 비하여, 선행발명 1은 포도와 포도 발효액을 사용한 것이라는 점(차이점 4), 이 사건 제1항 출원발명은 물이 혼합되나, 선행발명 1은 물이 혼합된다는 점이 명시되어 있지 않다는 점(차이점 5), 또한 선행발명 1에는 압축추출 공정이 포함되어 있으나, 구성요소 3에는 이 공정이 생략되어 있다는 점에 차이가 있다(차이점 6).
(2) 차이점 1을 보면, 항산화 효과를 높인다는 이 사건 출원발명의 해결과제는 선행발명 1에도 내재되어 있거나, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합함으로써 쉽게 극복할 수 있는 것이다.
양 발명은 발효와 재발효를 거쳐 과일 발효물(발효액)을 제조하는 방법이라는 점이 실질적으로 동일하고, 다만 발효의 대상인 과일이 각각 파인애플과 포도로서 다르다. 그러나 이 발명이 속하는 기술분야에서 발효의 재료로서 포도당을 함유하고 있는 과일을 널리 사용하고 있다는 점은 기술상식에 해당한다. 따라서 통상의 기술자가 발효 공정에 포도를 사용한 선행발명 1을 보고 포도 대신 이 발명이 속하는 기술분야에 흔히 알려진 과일 중의 하나인 파인애플을 채택하여 보는 것은 그리 어려운 일이라 할 수 없다. 더욱이 선행발명 2의 명세서에는 발효의 대상물로서 파인애플이 사용된 점이 개시되어 있으므로(식별번호 [0027] 참조), 차이점 2 내지 4는 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합함으로써 쉽게 극복할 수 있다.
재발효물 제조 단계에서 이 사건 제1항 출원발명은 재발효물 제조단계에 물이 사용되나, 선행발명 1에는 같은 공정에 사용되는 재료로 물이 명시되어 있지 않다. 그런데 구성요소 3은 “물”을 준비하여 생파인애플 파쇄물에 비타민 C, 파인애플 발효물과 함께 혼합한다고만 하고 있을 뿐 그 함량에 대한 구체적인 기재가 없다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명의 청구범위에는 재발효물 제조단계에서 극히 미량의 물을 사용하는 경우까지도 포함되는 것이다. 한편 선행발명 1의 재발효액 제조 단계에는 포도, 1단계 발효액 등이 혼합되는데, 이러한 재료들에는 어느 정도의 수분이 포함될 수 있으며, 나아가 선행발명 1의 명세서 중 “물과 비타민 C를 투여하지 않은 상태에서도 포도의 재발효액이 만들어지는 발효가스가 확인되었으나, 1단계 효소추출 발효액의 양이 많이 들어가야 발효되는 것을 확인하였다.”는 기재는 재발효를 하기 위해서는 수분이 필요할 것이라는 점을 간접적으로 암시하고 있다. 차이점 5는 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 극복할 수 있는 정도의 것이라고 봄이 타당하다.
선행발명 1에는 구성요소 3의 공정에 압착추출 공정을 더 포함되어 있으나, 압착추출 공정을 추가한 기술적 의의가 명시되어 있지는 않다. 그렇지만 통상의 기술자로서는 선행발명 1에 따라 제조된 발효물을 음용하려 할 경우 부적합한 잔류물을 제거하기 위하여 압착추출 공정이 당연히 포함되어야 할 것임을 충분히 짐작할 수 있다. 그와 같이 볼 경우 선행발명 1의 압착추출 공정은 포도의 재발효 과정과는 무관한 추가적인 공정에 해당한다고 할 것이다. 나아가 이 사건 제1항 출원발명에 따른 파인애플 재발효액 또한 필요에 따라 잔류물을 제거하는 것을 배제하고 있지는 않다. 따라서 차이점 6은 통상의 기술자가 재발효액을 제조하는 과정에서 임의로 채택할 수 있을 정도의 사항에 지나지 않는다.
(3) 원고는, 파인애플은 포도와 달리 딱딱하고 질긴 껍질과 섬유질의 잎, 속심, 줄기를 이용하며, 파쇄하고 발효를 하여도 효소가 전부 추출되지 않는바, 액체를 먼저 사용하고 남은 찌꺼기에 물과 비타민 C를 추가하여 3회 더 활성 있는 효소를 추출하여 사용할 수 있게 되는 효과가 발생하는 것이므로 구성요소 3이 압착추출 과정을 생략함으로 인한 현저한 효과가 있다는 취지로 다툰다. 그런데 원고가 주장하는 위와 같은 효과는 이 사건 출원발명의 명세서에 명시되어 있지 않는 것이고, 이 사건 출원발명 명세서에는 “제2차 발효물의 일부를 재료로 재사용함으로 한 발효조 안에서 원료의 투입과 추출이 연속적으로 일어”난다고 하여, ‘추출’ 공정을 거치는 것으로 기재되어 있을 뿐만 아니라, 원고가 주장하는 ‘찌꺼기의 재사용’ 자체도 액체의 분리 추출을 전제로 하는 것이라고 할 수 있다. 한편 선행발명 1의 명세서에도 “면포를 사용하여 액만을 취하고 고형물은 반제품 발효액을 대체하기 위한 재료로 재사용하는 것이 가능하다”고 기재되어 있어(식별번호 [0050]), 찌꺼기 재사용 구성이 이미 개시되어 있다. 따라서 구성요소 3에서 압착추출 공정이 의도적으로 생략됨으로 인한 재료 재사용의 현저한 효과가 있다는 취지의 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.
선행발명 1, 2는 과채류 발효물의 제조방법에 관한 발명이 포함되어 있다는 점에서 공통되므로, 선행발명 2를 동일한 기술분야인 선행발명 1과 결합하여 보는 것은 통상의 기술자에게 특별히 어렵다고 볼 수 없고, 이러한 결합에 관한 부정적인 암시나 교시도 없다.
(4) 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다. 제1항 출원발명이 그 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.
키워드: 특허, 진보성 부정, 결합용이성 인정, 발효물, 제조방법, 파인애플, 비타민 C, 아스코르브산, 항산화, 비타민 C를 이용하여 항산화효과를 높이는 파인애플 발효물의 제조방법
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