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l 사건 개요
A는 2015. 7. 2. 특허심판원 2015당3769호로 특허발명의 특허권자인 원고 등을 상대로 ‘특허발명의 청구항 1은 선행발명 3, 일본 공개특허공보 특개2004-93246호, 미국 특허공보 4,896,527호에 의하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있으므로, 진보성이 부정된다.’라고 주장하면서 무효심판을 청구하였다. 원고 등은 무효심판이 계속 중에 특허발명 청구항 1을 정정하는 정정청구를 하였다. 특허심판원은 2015. 10. 20. ‘정정청구는 적법하고, 특허발명은 구성요소 1 및 2는 주선행발명인 선행발명 3과 동일하나, 구성요소 3이 센싱홀만을 메꾸도록 구성되는 반면, 일본 공개특허공보 특개2004-93246호 및 미국 특허공보 4,896,527호의 피복층 및 마스크층은 별도의 상부보호필름층이나 센싱홀 없이 제1, 2 도전체 상부에 직접 피복되거나 덮는 점에서 구조 및 효과가 다르므로 선행발명 3, 일본 공개특허공보 특개2004-93246호, 미국 특허공보 4,896,527호에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.’라는 이유로 오토센서코리아의 무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 오토센서코리아가 이에 불복하여 특허법원 2015허8059로 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였는데, 특허법원은 2017. 1. 26. 특허발명은 선행발명 3과 일본 공개특허공보 특개2004-93246호 또는 대한민국 등록특허공보 814193호의 결합에 의해서도 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 이 판결은 상고 없이 그대로 확정되어 특허심판원 2015. 10. 20.자 2015당3769 심결이 확정되었다(선행의 확정된 기각 심결).
피고는 2018. 1. 19. 특허심판원 2018당201호로 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 ‘특허발명은 미국 등록특허공보 5,381,097호, 선행발명 1, 일본 공개특허공보 2004-95224호, 등록특허공보 10-1022015호에 의하여 진보성이 부정된다.’라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 무효심판청구는 확정된 종전 기각 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 기한 것이어서 특허법 제163조가 정한 일사부재리의 원칙에 위반되어 부적법하다는 이유로 무효심판청구를 각하하는 심결을 하였다. 이후 이 판결은 확정되었다(선행의 확정된 각하 심결).
피고는 2019. 7. 31. 특허심판원 2019당2463호로 원고를 상대로 특허심판원에 ‘특허발명(정정청구된 것)은 선행발명 1과 선행발명 2, 일본 공개특허공보 특개 2002-313353호의 결합에 의해 진보성이 부정된다.‘라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 원고는 특허발명의 명세서를 정정하는 정정을 청구하였고, 특허심판원은 정정은 청구범위를 확장하는 것에 해당하여 부적법하다는 정정의견제출통지를 하였으며, 원고는 정정에 대한 보정을 하였다. 특허심판원은 2020. 2. 28. 원고의 보정된 정정은 적법하다고 인정하면서, 제1항 정정발명은 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되므로 무효로 되어야 한다는 이유로 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
원고는 이에 불복하여 특허법원 2020허3584호로 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였는데, 특허법원은 2020. 12. 10. ‘선행의 확정된 각하 심결에서 제출된 동일 증거인 선행발명 1에 심결에서 새롭게 제출된 선행발명 2을 결합하더라도 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 볼 수 없으므로, 선행발명 2는 선행의 확정된 각하 심결을 번복할 수 있는 유력한 증거라 할 수 없어, 선행의 확정된 각하 심결에서의 증거와 동일한 증거에 해당한다. 따라서 심판청구는 선행의 확정된 각하 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것이므로 일사부재리 원칙에 반하여 부적법하므로, 심판청구를 각하하지 않고 달리 판단한 심결은 위법하여 취소되어야 한다.’라는 이유로 원고의 청구를 인용하는 판결(환송전 판결)을 선고하였다.
피고는 대법원에 상고하였고, 대법원은 피고의 상고에 따라 진행된 2021후10077 사건에서, 2021. 6. 3. ‘원심은 일사부재리 원칙 위반을 이유로 각하된 확정 심결에서 동일 증거에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 각하심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 볼 수 있다고 보아, 심판청구는 확정 심결의 일사부재리 효력에 따라 부적법하다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 일사부재리 원칙에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.’라고 판시하면서 환송전 판결을 파기하고 사건을 이 법원에 환송하는 내용의 판결(환송판결)을 하였다.
l 판시 요지
선행의 확정 심결에서 제출된 증거와는 다른 새로운 증거만 제출된 경우에도 곧바로 본안 판단에 나아가지 못하고, 새로 제출된 증거가 선행의 확정 심결에서의 증거와 ‘동일 증거’에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여 증거에 의하여 선행의 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리하여야 한다는 것인바, 이는 심판 청구가 적법한지 여부의 판단을 위하여 본안 판단을 하여야 하는 결과를 초래하는 것으로서 남용적인 심판청구를 규율함으로써 심판절차의 경제성을 도모하기 위하여 도입한 일사부재리 원칙의 취지에도 부합하지 않는다. 따라서 심판청구는 동일 증거에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 선행의 확정된 기각 심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위반되지 않는다.
제1항 정정발명과 선행발명 1은, ① 구성요소 1 및 2는 베이스필름층 상에 한 쌍의 도전라인이 상부보호필름층의 센싱홀에 의해 외부로 노출되도록 형성된 것인 반면, 선행발명 1의 베이스필름층 상에는 한 쌍의 도체라인과 보호필름층의 센싱홀에 의해 노출되는 한 쌍의 저항라인이 형성된 점(차이점 1), ② 구성요소 3, 4는 상부보호필름층의 센싱홀만이 산성 용액에 의해 용해되는 물질로 메꾸어지고, 산성용액이 센싱홀에 메꾸어진 물질을 용해시켜 한 쌍의 도전라인을 통전시킴으로써 누설이 감지되는 것인 반면, 선행발명 1에는 센싱홀만을 산성 용액에 의해 용해되는 물질이 메꾸도록 하는 구성이 나타나 있지 않고 보호필름층에 형성된 홀에 누설된 물이나 화학용액이 흘러 들어가서 저항라인과 도체라인을 통전시킴으로써 누설을 감지하는 것이라는 점(차이점 2)에서 차이가 있다는 점 이외에는, 나머지 구성은 동일하다.
선행발명 1의 ‘한 쌍의 저항라인’은 누설 위치를 검출하는 기능과 함께 통전이 가능한 폐쇄 회로를 형성하여 통전 기능도 가지고 있는 점, 제1항 정정발명의 ‘한 쌍의 도전라인’과 선행발명 1의 ‘한 쌍의 도체라인 및 저항라인’은 모두 전류가 통하는 선이라는 점에서 동일한 점, 제1항 정정발명은 ‘한 쌍의 도전라인’ 이외에 추가로 도전라인을 갖는 것을 배제하고 있지 않은 점 등의 비추어 보면, 양 발명은 한 쌍의 전류가 통하는 선이 보호필름층의 센싱홀에 의해 외부로 노출되도록 형성된 구성이라는 점에서 실질적으로 동일하거나 선행발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이다. 따라서 차이점 1은 선행발명 1에 의하여 용이하게 극복할 수 있을 것으로 보인다.
특허발명의 출원 당시 누액 감지 센서 분야에서 우수 등으로 인한 오작동 없이 산성용액의 누설을 감지하려는 기술적 요구가 있었다고 하더라도, 선행발명 1은 도전성 있는 용액의 누설을 감지하기 위한 것이고 선행발명 2는 누수를 감지하기 위한 것이므로 감지 대상을 산성용액으로 특정한 특허발명과는 차이가 있고, 앞서 본 바와 같이 선행발명 1, 2의 결합이 용이하다고 볼 수 없으므로, 위와 같은 기술적 요구를 고려하더라도 차이점 2가 용이하게 극복된다고 볼 수 없다.
선행발명 3에는 물과 수분에는 반응하지 않고 산성용액에 반응하여 용해되는 물질로 메꾸는 구성이나 특정 용액을 선별하여 감지하고자 하는 기술사상이 전혀 나타나 있지 않으므로, 차이점 4가 용이하게 극복된다고 볼 수 없다. 또한 선행발명 3은 물과 수분에 반응하여 이를 감지하기 위하여 도선부상에 복수개의 홀이 형성된 구성을 채택하고 있으므로, 선행발명 3의 복수개의 홀을 물과 수분에는 반응하지 않고 산성용액에 반응하여 용해되는 물질로 메꾸는 것은 선행발명 3의 기술사상에 배치된다. 따라서 선행발명 3을 주 선행발명으로 하여 선행발명 2를 결합하여 차이점 4를 용이하게 극복할 수 없으므로, 제1항 정정발명은 선행발명 3에 선행발명 2를 결합하더라도 진보성이 부정된다고 볼 수 없다.
제1항 정정발명은 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하거나 선행발명 3에 선행발명 2를 결합하더라도 진보성이 부정된다고 볼 수 없다.
제1항 정정발명은 진보성이 부정되지 않으므로, 이와 결론을 달리 하여 제1항 정정발명의 등록이 무효로 되어야 한다고 본 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
키워드: 특허, 등록무효, 일사부재리, 진보성, 감지방치
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