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l 사건 개요
원고, 피고는 건축용 자재를 생산, 판매하는 업체이다. Y는 X에게 의뢰해 등록디자인의 '관통슬리브'를 납품받아 왔는데, X는 Y의 요청을 무시하고 피고에게 침해제품을 납품하였으며, 피고는 이를 납품받아 건설사 등에게 판매하였다. 원고는 종전에도 피고를 상대로 등록디자인권 침해에 따른 손해배상을 구하는 소를 제기하였고, 피고는 등록디자인이 비교대상디자인과의 관계에서 무효라 주장하였으나 그 비교대상디자인이 모인출원으로서 무효라는 심결, 등록디자인은 무효라 볼 수 없다는 심결이 각 확정되었다. 원고는 다시 선행사건 인정 기간 이후의 기간 중 등록디자인권 침해에 따른 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.
l 판시 요지
(1) 피고 침해제품은 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인이고, 그 대상물품 역시 이 사건 등록디자인의 대상물품과 동일하므로, 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속한다. 따라서 피고가 피고 침해제품을 생산․판매하는 것은 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록디자인권의 침해에 해당한다. 증거에 의하면 피고는 그가 자인하는 종기 이후까지 침해품을 일부 판매한 것으로 인정된다.
(2) 이 사건 등록디자인의 등록이 모인출원에 의한 것인지 여부를 본다. 디자인등록을 출원하여 등록받은 사람이 그 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인에 해당하지 않는다는 점에 대한 증명책임은 그 디자인등록의 무효를 주장하는 사람에게 있다. 피고의 주장에 의하더라도, X는 등록디자인 관련 제품의 제작을 의뢰받아 그 설계도면을 작성하여 X에게 교부하였다는 것이므로, 이로써 위 설계도면에 기한 디자인등록을 받을 권리를 원고 측에 양도하였다고 봄이 타당하고, 설령 그 후 원고 측이 이를 일부 변형하여 이 사건 등록디자인을 창작하였다고 하더라도 그 디자인을 창작한 자는 원고 측이다. 나아가 유넷트코리아가 박건재로부터 받은 설계도면에 기초하여 이와 유사한 이 사건 등록디자인을 창작하여 등록하였다고 볼 만한 증거도 없다.
피고는 선사용에 의한 통상실시권을 주장하나, 피고의 주장에 의하더라도 X는 Y의 의뢰에 따라 피고 침해제품의 디자인 창작에 이르렀고, 그 디자인을 Y에 그대로 제공하여 Y로 하여금 이와 유사한 이 사건 등록디자인을 창작하도록 하였으며, 이와 별도로 피고 침해제품 실시사업을 하였다는 것이다. 그렇다면 X가 Y와 별도로 이 사건 등록디자인권이나 피고 침해제품의 디자인에 관하여 선사용에 의한 통상실시권을 갖는다고 볼 수는 없다. 나아가 앞서와 같이 이 사건 등록디자인이 X로부터 교부받은 피고 침해제품의 디자인을 기초로 하여 창작되었다고 볼 수도 없다.
피고는 확약에 의해 X가 통상실시권을 취득하였다고 주장한다. 인정사실에 의하면 X는 Y로부터 이 사건 등록디자인을 적용한 제품을 제작하여 피고에게 납품할 권한을 수여받았다고 할 것이나, 다만 X는 이 사건 등록디자인에 관하여 제한된 범위 내에서 통상실시권을 허락받았을 뿐이고, 이러한 경우 통상실시권은 등록을 하여야만 그 등록 후에 디자인권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생한다(디자인보호법 제104조 제1항). 통상실시권이 등록되었다고 볼 증거가 없으므로 그 후 이 사건 등록디자인권을 이전받은 원고에 대하여는 통상실시권의 효력이 없다. 원고가 Y사의 대표이사와 인척 관계에 있다는 사정만으로 Y와 X 사이의 위 확약을 잘 알면서 이를 무력화시키기 위하여 이 사건 등록디자인권을 이전받았다고 보기에도 부족하다.
키워드: 디자인, 침해 인정, 모인출원 부정, 디자인등록을 받을 권리 승계 인정, 통상실시권 부정
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