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l 사건 개요
피고는 특허발명은 선행발명으로부터 신규성, 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였고, 원고는 제3항 등의 정정청구를 하였다. 특허심판원은 정정청구를 인정하고, 심판청구는 일사부재리에 위배되지 않으며, 정정발명 중 3항 등은 선행발명에 의해 신규성 및 진보성이, 나머지 일부는 진보성이 부정된다는 이유를 들어 정정발명을 무효로 하는 심결을 하였다.
제3자 S가 제기한 종전 무효심판청구의 선행확정심결에서는, 특허발명의 뒷받침 요건 및 기재 요건, 본건과 별개의 종전 선행발명에 의한 신규성, 진보성 부정여부가 다투어졌다. 특허심판원은 종전 정정청구를 인정하고 종전 정정 후 발명은 종전 선행발명에 의해 신규성 및 진보성이 부정된다는 이유로 종전 무효심결을 하였다. 이에 원고가 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였는데, 등록무효사유의 주장, 증명책임이 있는 S가 변론에 불출석하고 아무런 주장, 증명도 하지 않아 종전 무효심결을 취소하는 선행확정판결이 선고, 확정되었고, 특허심판원도 그 본지에 따라 종전 무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배되는지 여부를 본다. 종전 무효심판청구인이 종전 무효심결을 받은 후 그 심결취소소송에서 무효사유의 주장 및 이에 관한 증거를 제출하지 않아 심결을 취소하는 선행 확정판결이 선고되어 확정되고, 그에 따른 종전 무효심판 청구를 기각하는 선행 확정 심결이 확정되었다. 이러한 경우 취소 확정 판결에 의하여 취소된 종전 무효심결은 아무런 효력도 인정되지 아니하므로, 그 심결에서 거론되었던 사실 및 증거는 일사부재리의 효력이 미치는 객관적 범위에 포함되지 않는다. 선행 확정 심결은 주장, 증명이 없다는 이유로 종전 무효심결을 취소한 선행 확정판결의 기속력에 따른 것이고 심결 이유에서도 이에 관한 판단만 기재되어 있을 뿐이다. 따라서 피고가 종전 무효심판 주장 사유와 동일하게 정정발명의 신규성, 진보성 부정 사유를 주장하면서 그 증거로 선행발명을 제출하였다고 하더라도, 이 사건 정정발명에 관하여 ”동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구“한 경우에 해당한다고 할 수는 없다. 결국 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 위배되지 아니한다(원고는, 일사부재리 위반 여부에 대한 판단대상은 이 사건 정정발명이 아닌 정정청구 전인 이 사건 특허발명이라고 주장하나, 그 판단대상인 특허발명이 어느 것이냐에 따라 앞서 본 결론이 달라지는 것은 아니다. 나아가 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되어야 하며, 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 발명의 내용에 따라 특허무효사유에 해당하는지 여부를 판단하여야 하고, 정정청구 전의 등록발명을 대상으로 하여 특허무효 여부를 판단할 것은 아니므로, 무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부를 심리하여 정정청구가 적법하다고 인정된다면 그 정정된 발명의 내용에 대하여 심판청구가 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다).
(2) 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되는지 여부를 본다. 구성요서 1~3과 선행발명의 대응 구성요소는 실질적으로 동일하다. 특허발명의 구성요소 4는 ‘응고되지 않은 포상 고분자 물질을 제거하는 단계는, 포상 고분자 물질의 응고되지 않은 외층을 제거하여 기판 상에 응고된 고분자 물질의 내층을 잔류시키는 단계로 구성되고, 상기 외층은 스킨(skin)이 포상 물질층의 외표면에 형성되기 전에 제거되는 것’인 반면, 선행발명에는 배합 라텍스가 발포한 상태로 응고층을 형성하며 그 위의 미응고 기포 라텍스를 제거하는 구성에 관한 기재는 있지만 '스킨이 포상 물질층의 외표면에 형성되기 전에 제거'하는 것에 대응되는 구성요소는 명시되어 있지 않다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).
차이점 1과 관련된 구성요소 4는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이다. 또한 그에 따른 효과도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 있는 정도에 해당한다고 봄이 타당하다. 정정발명 기재에 의하면 구성요소 4는 기판과 접촉하는 포상 물질층의 하면(내층)은 응고되면서 포상 물질층의 바깥쪽 부분(외층)은 응고되지 않는 제한된 시간 동안만 응고제와 반응하도록 한 다음 포상 고분자 물질의 응고되지 않은 외층을 제거하는 구성임을 알 수 있다. 선행발명은 배합 라텍스를 미리 교반에 의해 기포시킨 욕조 안에 천 장갑을 5분간 침지한 다음 꺼낸 후 천 장갑 위에 달라붙은 상태의 미응고 기포 라텍스를 물 샤워로 씻어 내는 방법 등을 통해 제거하는 구성을 개시하고 있다. 한편, 구성요소 4에서 ‘외층은 포상 물질층의 외표면에 스킨이 형성되기 전에 제거되는 것’은 응고되지 않은 포상 물질층의 외층이 제거되면 자동적으로 구비되는 것이라고 해석하는 것이 타당하다(포상 물질의 응고되지 않은 외층을 제거한다는 것은 외층이 아직 응고되지 않는 순간임을 전제로 하고 있고, 이러한 때에 외층의 가장 바깥 부분이라 할 수 있는 외표면에 스킨 또는 필름층이 형성될 수 없다). ”스킨이 포상 물질층의 외표면에 형성되기 전에 제거“되어야 하는 구성은 기판이 포상 고분자 물질을 담은 욕조/물통에서 제거된 후 응고가 진행되도록 하는 공정에서 독자적인 기술적 의미가 있을 것으로 보인다. 이에 반하여 선행발명은 이러한 기포 라텍스 응고 단계가 기포 라텍스가 담긴 욕조 안에서 이루어지는 것으로 명시되어 있기는 하지만, 그렇다고 하더라도 여분의 미응고 기포 라텍스 제거는 욕조에서 꺼내진 다음 이루어진다는 점, 그 단계에서 제거되는 외층은 그 외표면에 여분의 미응고 포상 물질[기포 라텍스]이 있는 상태라는 점에서 동일하다. 결국 이 사건 정정발명에서 ”스킨이 포상 물질층의 외표면에 형성되기 직전“이라는 시간은 선행발명에서 ”여분의 응고되지 않은 포상 물질의 외층이 실질적으로 제거“되는 시점과 동일하다고 할 수 있다. 제3항 정정발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다.
(3) 제8항 정정발명은 제7항 정정발명을 인용하는 종속항으로서, “상기 스프레이는 1-10바(bar)의 압력을 가지는 것”을 그 구성요소로 하고 있으며, 이 사건 제9항 정정발명은 이 사건 제8항 정정발명을 인용하는 종속항으로서, “상기 스프레이는 1-4바(bar)의 압력을 가지는 것”을 그 구성요소로 하고 있다. 그런데, 선행발명에는 스프레이의 압력을 일정 범위로 한정하는 구성이 기재되어 있지 않다는 점에서 이 사건 제8항 및 제9항 정정발명과 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다). 그러나 이 사건 정정발명의 명세서를 살펴보아도 스프레이 압력을 수치한정함에 따른 기술적인 의의나 임계적 의의가 기재되어 있지 아니하다. 차이점 2는 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통해 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 지나지 않는다. 따라서 제8항, 제9항 정정발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정된다. 나머지 청구항들도 모두 선행발명에 의해 진보성이 부정된다.
키워드: 특허, 등록무효 인정, 일사부재리 적용 부정, 진보성 부정, 고무장갑, 라텍스, 직물, 고분자 합성, 필름층, 스킨층
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