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l 사건 개요
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선사용상표 |
등록상표 |
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원고는 피고를 상대로 특허심판원에 ‘등록상표는 선사용상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다.’고 주장하면서, 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 「선사용상표는 등록상표의 출원일 무렵인 2015. 11. 9.경 국내외에서 특정인의 상품을 표시한 것으로 일반 수요자나 거래자들에게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정하기 어렵고, 등록상표가 선사용상표를 모방하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 것이라고 볼 수도 없다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.」라는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
원고는 화장품을 제조ㆍ판매하는 법인으로서, 1998년경 설립된 후 2015. 5. 21.경부터 미국에서 파운데이션 제품에 대하여 선사용상표를 사용하기 시작하였고, 2015. 6. 15.경부터 본격적으로 선사용상표 상품을 출시하였다. 선사용상표 상품은 2015. 5.경부터 등록상표의 출원일 무렵인 2015. 11.경까지 미국 내에서 348,649개가 판매됨으로써 약 1,300만 달러의 매출을 기록하였고, 2016년도에는 2,900만 달러, 2017년도에는 4,900만 달러, 298년도에는 7,200만 달러, 2019년도(2019. 1.~11.)에는 8,200만 달러의 매출을 각각 달성하였다. 2015. 5.경부터 2015. 11. 30.경까지 인스타그램, 페이스북, 유튜브, 트위터 등 소셜미디어에 선사용상표 상품과 관련된 홍보게시물 924건이 공개되었다.
선사용상표 상품은 등록상표 출원일인 2015. 11. 9. 무렵 청구인의 공식 온라인몰 ‘www.F.com’과 화장품 전문매장인 ‘G’, ‘H’ 등에서 판매되고 있었다. 그 중 ‘www.H.com’ 온라인몰에서 2015. 6. 22.경부터 2015. 11. 9.까지 선사용상표 상품과 관련하여 약 860건의 후기 등이 게시되었다. 원고는 2015. 6.경부터 2015. 10.경까지 사이에 미국 내 유명 연예인인 I, J, K에게 선사용상표 상품을 협찬하거나 그에 관한 홍보 기사를 내보내는 한편, 뷰티 전문 블로거들의 리뷰를 이용한 마케팅도 병행하였다.
그러나 선사용상표가 등록상표의 출원일인 2015. 11. 9. 당시 미국에서 특정인의 상품을 표시한 것으로 일반 수요자나 거래자들에 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
등록상표와 선사용상표는 모두 별다른 도형의 부기 없이 영어 알파벳으로만 이루어진 표장으로서, 소문자와 대문자의 차이만 있을 뿐 철자의 구성을 같이한다는 점에서 외관이 매우 유사하고, 호칭과 관념[‘타고난’, 또는 ‘태생(胎生)이 이러한’]도 동일하다. 나아가 등록상표의 지정상품에는 ‘화장품, 아이섀도, 립스틱, 화장용 매니큐어, 마스카라, 아이라이너’ 등이 포함되어 있는바, 이는 선사용상표 상품인 ‘파운데이션’과 유사하여 양자 사이에 경제적 견련성도 인정된다.
그러나 등록상표의 출원일인 2015. 11. 9. 당시 선사용상표가 사용되기 시작한 기간은 5개월 남짓이고, 선사용상표 상품이 본격적으로 출시된 기간은 4개월 남짓에 불과하다. 파운데이션 제품에 사용된 선사용상표가 창작성이 큰 표장에 해당한다고 보기도 어렵다. 따라서 등록상표가 출원일 이전에 이미 미국 내에서 특정인의 상표로 인식되었던 선사용상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 것이라고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
결국 선사용상표는 등록상표의 출원일 당시에 미국에서 원고 상품의 식별표지로 널리 인식되어 있었다고 볼 수 없고, 등록상표가 부정한 목적으로 출원된 것이라고 볼 수도 없다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
키워드: 상표, 등록무효, 구 상표법 제7조 제1항 제12호, 부정한 목적, born this way
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