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l 사건 개요
원고는 피고들을 상대로 이 사건 특허발명의 진보성, 명세서 기재요건을 다투며 등록무효심판을 청구하였고, 원고들은 청구항 제1항에 대한 정정청구를 하였으며, 특허심판원은 정정청구를 받아들이고 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이 사건의 쟁점은 ① 이 사건 정정청구가 적법한지 여부, ② 이 사건 특허발명이 구 특허법 제42조 제3항의 발명의 설명 기재요건에 위배되는지 여부, 및 ③ 이 사건 특허발명이 구 특허법 제42조 제4항 제1, 2호의 청구범위 기재요건에 위배되는지 여부이다.
l 판시 요지
(1) 정정청구의 적법여부를 본다. 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면 전체의 기재와 당해 기술분야의 기술상식 등을 종합해 보면, 정정사항 1 내지 7은 반대로 잘못 기재된 ‘좌회전축과 우회전축의 하단 결합구조’를 단순히 서로 바꾸어 본래의 작동 가능한 올바른 구조로 고친 것에 불과하므로 ‘잘못된 기재 사항을 정정하는 경우’에 해당하고, 그로 인해 새로운 작용효과가 발생하는 것도 아니며, 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내의 것으로서 청구범위를 확장하거나 변경한 것에 해당하지 않는다. 이 사건 정정청구는 특허법 제133조의2의 제1항, 제4항에서 준용하는 같은 법 제136조 제1항, 제3항, 제4항의 정정요건을 모두 충족하는 것이므로 적법하다.
원고는, 정정 전 이 사건 특허발명은 명세서와 도면이 완전히 일치하는데, 이러한 상태에서 발명의 설명, 청구범위 및 도면 모두를 변경하는 것은 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 잘못 기재된 사항을 정정하는 것이라 볼 수 없다는 취지로 주장한다. 정정 전 이 사건 특허발명은 도면에 도시된 구조와 동일하게 발명의 설명 및 청구범위를 기재하여 그 내용이 서로 일치되도록 기재되어 있기는 하다. 그러나 당해 기술분야의 일반적인 기술상식에 비추어 볼 때 통상의 기술자라면 [도 3] 등의 도면에 도시된 좌회전축(112)과 우회전축(113)의 하단 결합구조가 서로 반대로 잘못 도시되어 있음을 쉽게 알 수 있다. 이러한 점에서 이 사건 정정청구는 [도 3] 등의 도면에 반대로 잘못 도시되어 있는 좌회전축(112)과 우회전축(113)의 하단 결합구조를 서로 바꾸어 본래의 작동 가능한 올바른 구조로 고치면서 그와 관련된 발명의 설명 및 청구범위도 바르게 변경한 것에 불과하므로, 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 ‘잘못 기재된 사항을 정정하는 경우’에 해당한다고 봄이 타당하다.
(2) 정정발명의 구 특허법 제42조 제3항 위반 여부를 본다. 구 특허법 제42조 제3항이 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조). 원고는 이 사건 정정청구가 부적법한 경우 이 사건 특허발명은 발명의 설명이 실시가 불가능하게 적혀 있으므로 발명의 설명의 기재요건에 위배된다는 취지로 주장하나, 이 사건 정정청구는 반대로 잘못 기재되어 있는 ‘좌회전축과 우회전축의 하단 결합구조’를 서로 바꾸어 본래의 올바른 기재로 고친 것에 불과한 것으로 ‘잘못된 기재 사항을 정정하는 경우’에 해당하여 적법하다는 것은 앞서 본 바와 같다. 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
원고는, 이 사건 정정청구가 적법하다고 하더라도, 이 사건 정정발명은 도어가 도어힌지 어느 부위에 결합되는지 명확하지 않으므로, 이 사건 정정발명은 발명의 설명의 기재요건에 위배된다는 취지로 주장한다. 그러나 명세서의 기재 및 도면에 의하면 이 사건 정정발명은 도어힌지(400)가 포스트(500)에 결합되어지고 그 도어힌지(400)에 도어의 일측단이 결합되어지는 통상적인 지하철 역사 비상 게이트 구조임을 알 수 있다. 그렇다면, 도어힌지(400)가 포스트(500)에 결합된다고 할 때에 포스트(500)에 결합되는 부분은 도어힌지(400)의 구성 중 ‘상부고정부(100)’ 및 ‘하부고정부(200)’라는 것은 ‘고정부’라는 용어가 가지는 문언적 의미 및 일반적인 기술상식에 비추어 충분히 짐작할 수 있다. 또한 도어가 도어힌지(400)에 결합된다고 할 때도 통상적인 여닫이 구조의 도어가 힌지 부분을 통하여 도어 프레임에 결합된다는 것은 일반적인 기술상식에 해당한다. 따라서 통상의 기술자라면 도어가 도어힌지(400)의 구성 중 힌지역할을 하는 ‘힌지파이프(300)’에 결합될 것이라는 점을 명시적 기재가 없다고 하더라도 쉽게 알 수 있다. 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
(3) 정정발명의 구 특허법 제42조 제4항 제1호 위반 여부를 본다. 원고는, 이 사건 정정발명은 도어가 도어힌지 어느 부위에 결합되는지 명확하지 않고, 상부 고정부의 어떤 구성이 어디에 어떻게 고정되는지도 명확하지 않으므로, 이 사건 정정발명의 청구범위는 발명의 설명 뒷받침 기재요건에 위반된다는 취지로 주장한다. 구 특허법 제42조 제4항 제1호의 규정취지는 발명의 설명에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 것으로 그 충족 여부는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단한다는 것이다. 이 사건 정정발명은 그 청구범위에 기재된 사항이 발명의 설명에 전부 기재되어 있는 것이 명백하므로, 이 사건 정정발명의 청구범위에 ‘도어와 도어힌지 결합 구성’ 및 ‘상부고정부 고정 구성’이 기재되어 있지 않다고 하여 이 사건 정정발명의 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 볼 수는 없다. 이와 다른 전제에 선 원고 위 주장은 받아들일 수 없다.
(4) 다음으로 이 사건 정정발명의 구 특허법 제42조 제4항 제2호 위반 여부를 본다. 원고는, 이 사건 정정발명은 발명의 명칭에서 보듯이 ‘지하철 역사 양방향 비상 게이트’에 관한 것이나, 이 사건 제1항 정정발명의 청구범위에는 양방향 개폐를 위한 구성이 기재되어 있지 않고, 이 사건 정정발명에서는 도어가 도어힌지 어느 부위에 결합되는지 명확하지 않을 뿐 아니라, 상부 고정부의 어떤 구성이 어디에 어떻게 고정되는지도 명확하지 않으므로, 이 사건 정정발명의 청구범위는 구 특허법 제42조 제4항 제2호의 명확성 기재요건에도 위배된다는 취지로 주장한다. 그러나 구 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정취지는 특허발명의 보호범위가 청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지는 것이므로 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 것이다. 이 사건 정정발명이 하나의 청구항에 양방향 개폐 구성 모두를 기재하지 않고 이 사건 제1항 정정발명에 ‘좌회전스프링’에 관한 구성이, 이 사건 제2항 정정발명에 ‘우회전스프링’에 관한 구성이 각각 기재되어 있으며, 또한 ‘도어와 도어힌지 결합 구성’ 및 ‘상부 고정부 고정 구성’이 이 사건 정정발명의 청구범위에 기재되어 있지 않는 것은 사실이나, 이는 출원인이 자신의 자유로운 의사에 의하여 그와 같은 구성들을 보호받고자 하는 사항으로 기재하지 않은 것에 불과하다. 따라서 그로 인해 이 사건 정정발명의 기술적 구성이 불명료하게 된다고는 볼 수 없다. 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
키워드: 특허, 정정청구 적법 기재불비 부정, 뒷받침요건 인정, 개찰구, 지하철, 지하철 역사 양방향 비상 게이트
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