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l 사건 개요
피고는 원고를 상대로 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3 또는 선행발명 1, 3, 4에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 특허법 제29조 제2항을 위반하였다고 주장하면서 이 사건 특허발명에 관한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 위 심판청구를 인용하였다.
l 판시요지
이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 4는 ‘저비점물질제거단계 후 반응기에 잔류하는 잔류물을 회수하여 신너 조성물을 수득하는 수득단계’인데, 이는 선행발명 1의 ‘박리용제 조성물을 회수하는 제2 증류장치’에 대응하는 것으로서, 양 구성은 ‘반응기(제2 증류장치)에 잔류하는 잔류물(박리용제 조성물)을 회수하여 신너 조성물을 수득하는 수득단계를 포함한다’는 점에서 공통된다. 다만 구성요소 1 내지 4는 신너 폐액으로부터 고비점불순물을 제거하고(구성요소 1, 2), 저비점불순물을 제거한 후(구성요소 3), 그 결과물(신너 조성물)을 수득(구성요소 4)하는 반면, 선행발명 1은 박리 폐액으로부터 제1 증류장치에서 저비점불순물을 제거하고, 제2 증류장치에서 고비점불순물을 제거한 후 그 결과물(박리용제 조성물)을 수득한다는 점에서 이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 1은 공정 순서에서 차이가 있다. 그러나 이 사건 특허발명의 명세서에서 고비점불순물과 저비점불순물의 제거순서에 따른 작용효과에 관하여 특별한 기술적 의의를 알 수 있는 기재를 찾아볼 수 없으므로, 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자는 선행발명 1로부터 차이점 1을 극복하고 고비점불순물을 제거한 후 저비점불순물을 제거하는 방법을 구성하는데 별다른 어려움을 느끼지 않을 것이다.
또한 이 사건 제1항 특허발명은 신너 폐액을 정제하여 신너 조성물을 수득하는 방법에 관한 것(구성요소 1 내지 4)으로, 신너 폐액이 ‘1-메톡시-2-프로판올아세테이트, 2-하이드록시이소부티릭엑시드메틸에스터, 에틸락테이트 및 불순물’을 포함하는 반면(구성요소 5), 선행발명 1은 고비점 박리 폐액을 재생하여 재생 박리용제를 수득하는 장치에 관한 것으로, 고비점 박리 폐액 내의 재생 박리용제는 양성자성 용제, 비양성자성 용제 및 수용성 유기아민 용제를 포함하는 혼합 유기용제라는 점에서 이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 1은 그 정제(재생) 대상 폐액 및 수득물의 종류에서 차이가 있다. 그러나 통상의 기술자는 선행발명 1에 3을 결합하여 ‘신너 폐액이 1-메톡시-2-프로판올아세테이트, 2-하이드록시이소부티릭엑시드메틸에스터, 에틸락테이트 및 불순물’을 포함하는 구성을 쉽게 도출할 수 있을 것이다.
선행발명 1의 고비점 박리 폐액 내의 재생 박리용제는 양성자성 용제 및 비양성자성 용제를 포함하는데, 이 사건 제1항 특허발명의 신너 폐액 중 ‘1-메톡시-2-프로판올아세테이트(1-methoxy-2-propanol acetate)’는 비양성자성 용제에 해당하고, ‘2-하이드록시이소부티릭엑시드메틸에스터(2-hydoxyisobutyric acid methyl ester)’, ‘에틸락테이트(ethyl lactate)’는 양성자성 용제에 해당하므로, 이 사건 제1항 특허발명의 신너 폐액 성분은 선행발명 1의 박리 폐액에 포함된다. 또한 이 사건 제1항 특허발명의 신너 폐액이 ‘1-메톡시-2-프로판올아세테이트, 2-하이드록시이소부티릭엑시드메틸에스터, 에틸락테이트 및 불순물’을 포함하는 구성은 선행발명 3에 나타나 있으며, 이 사건 제1항 특허발명의 신너 폐액 성분은 선행발명 1의 박리 폐액에 포함되므로, 선행발명 3의 신너 조성물 성분인 ‘프로필렌글리콜 모노메틸 에터 아세테이트, 메틸 2-하이드록시-2-메틸 프로피오네이트 및 에틸락테이트’도 선행발명 1의 박리 폐액에 포함된다.
따라서 이 사건 제1항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 3을 결합한 것에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다. 나머지 항들도 이와 같이 살펴보면, 이 사건 제1, 2, 4 내지 17, 19 내지 27항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 3, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.
키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 신너 폐액, 신너 조성물, 박리용제
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