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l 사건 개요
원고는 피고를 상대로 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 3 및 4로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다. 이후 특허심판원은 심판절차에서의 피고의 정정청구를 인정하면서, 정정 후 이 사건 제 2, 4 내지 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16항 발명은 비교대상발명 1 및 3에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 보아 이에 대한 원고 심판청구를 기각하였고, 제3, 9, 14항 발명에 대해서는 원고 심판청구를 각하하였다.
피고는 이 사건 소송의 계속 중 특허심판원에 정정심판을 청구하였고, 이후 이를 인용한 특허심판원의 심결은 그대로 확정되었는데, 원고는 확정된 이 사건 정정사항은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 사항에 해당하지 아니하고, 청구범위의 실질적인 변경에 해당하는 것이며, 이 사건 정정발명은 선행발명 1, 2의 결합 또는 선행발명 1, 3의 결합에 의해 그 진보성이 부정되는 것으로 정정요건에 위반된다고 주장하면서 정정무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 기각하였다. 이에 대한 원고 제기 심결취소소송은 2021허2519호로 이 사건 소송과 병행심리되어 같은 날 변론종결되었다.
l 판시요지
이 사건 제2항 정정발명의 구성요소 2의 시료 칩은 시료를 투입하는 시료 투입구, 상기 시료 투입구와 연결되어 상기 시료를 안치하는 소정 부피의 판독부 및 상기 판독부와 연결되어 공기와 과량의 시료를 배출하는 시료 배출구를 구비하는 것인 반면, 선행발명 1(심판절차에서의 비교대상발명 1)의 멤브레인 필터는 이와 같은 구성에 대한 명시적인 기재가 없다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).
이 사건 제2항 정정발명의 구성요소 10과 선행발명 1의 대응 구성요소는, 모두 미세입자 계수부[화상 해석부]가 순차적으로 촬영되는 상기 시료 칩[멤브레인 필터]의 판독부 상의 각 소정 영역의 미세입자[미생물]를 계수한 후, 각 소정 영역의 미세입자[미생물] 개체수를 합산하여 상기 관찰된 시료 내의 미세입자[미생물]의 전체 개체수를 계수하는 것이라는 점에서 실질적으로 동일하나 구성요소 10은 시료 칩의 판독부 상 관찰된 영역의 부피 및 상기 미세입자의 전체 개체수로부터 미세입자의 농도를 계산하는 것인 반면, 선행발명 1에는 이에 대한 명시적인 기재가 없다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다).
이 사건 제2항 정정발명의 구성요소 11은 시료 칩이 상부기판과 하부기판이 결합하여 구성되고 시료 투입구와 시료 배출구는 시료가 형성하는 하나의 흐름 방향에서 각각 판독부의 상류측과 하류측의 상기 상부기판에 구비되며 상기 판독부는 상기 상부기판과 하부기판 사이에서 일정 높이로 형성되는 것인 반면, 선행발명 1의 대응 구성요소인 멤브레인 필터에는 이에 대한 구체적인 기재가 없다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 3’이라 한다).
그런데 차이점 1, 3은 통상의 기술자가 선행발명 1에 3을 결합하여 쉽게 극복할 수 있고, 이 사건 제2항 정정발명의 효과도 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 예측할 수 있는 것에 해당한다. 선행발명 1은 이 사건 정정발명과 마찬가지로 미생물을 정량적으로 식별할 수 있는 미생물의 검사 장치 및 검사방법에 관한 것이고, 선행발명 1과 3은 미세입자를 계수(검사)하는 장치에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 공통된다. 통상 현미경 검사가 혈액 검사에서는 혈액세포수 등을 산정할 수 있고, 일반 검사에서는 수액세포수 등을 검사하는데 사용된다는 것은 기술상식이고, 통상의 기술자는 선행발명 3과 같은 현미경 검사를 이용한 분석 방법에는 정성 분석뿐만 아니라 정량 분석도 포함되는 것을 인식하고 있다고 볼 수 있다. 위와 같은 기술상식을 가진 통상의 기술자가 선행발명 1, 3을 접했을 경우, 세포 등의 정량 분석을 위하여 선행발명 1의 멤브레인 필터 대신에 선행발명 3의 유동 챔버를 선택하여 적용하는 데 특별한 기술적인 어려움이 있다고 보기 어렵다. 또한 이 사건 제2항 정정발명은 시료 칩 내의 시료가 시료 투입구를 통하여 투입되고 판독부를 따라 하나의 흐름 방향을 형성하면서 판독부와 연결된 시료 배출구로 흘러가 균일하게 판독부 내에 수용되는 구조로 인해 시료 칩 내에 기포의 발생을 최소화시킬 수 있고 미세입자의 개체수를 보다 정확하게 계수할 수 있는 작용효과를 가지는데, 선행발명 3의 유동 챔버도 이 사건 제2항 정정발명의 시료 칩과 마찬가지의 구조 및 액체 샘플의 흐름 방향을 갖는 것이므로, 이 사건 제2항 정정발명의 시료 칩이 갖는 효과가 선행발명 3에 비하여 이질적이거나 현저하다고 볼 수 없다.
통상의 기술자는 선행발명 1로부터 차이점 2도 쉽게 극복할 수 있을 것이다. 이 사건 정정발명은 시료 칩에서 시료가 충전되어 있는 판독부의 높이 및 영상촬영수단에 의하여 촬영되는 영역의 면적을 알고 있는 경우에는 상기 판독부의 부피를 알 수 있어, 미세입자를 계수한 전체 영역(판독부)의 부피를 알 수 있고, 그에 따라 시료 칩의 판독부 상 관찰된 영역의 부피 및 미세입자의 전체 개체수로부터 미세입자의 평균 농도를 계산할 수 있는 작용효과를 갖는데, 통상의 기술자는 선행발명 1로부터도 미생물의 평균 농도를 계산할 수 있다. 나아가, 비록 이 사건 제2항 정정발명은 시료 칩의 판독부 상 관찰된 영역의 부피로부터 미세입자의 농도를 계산하는 것이지만, 결과적으로 관찰된 영역 전체의 부피 내에 있는 미세입자의 전체 개체수를 측정하여 미세입자의 평균 농도(단위 부피당 미세입자의 개수)를 계산하는 것이고, 통상의 기술자라면 선행발명 1의 멤브레인 필터로 투입되는 시료액 전체의 부피 내에 있는 미생물의 전체 개체수를 측정하여 미생물의 평균 농도를 알 수 있는 것이므로, 차이점 2와 관련된 이 사건 제2항 정정발명의 구성 및 그에 따른 효과가 선행발명 1에 비하여 특별한 기술적 의의를 갖는다거나 이질적인 또는 현저한 효과를 갖는 것이라 볼 수 없다.
나머지 항들도 진보성이 부정되고, 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는 것이므로, 이 사건 심결 중 이 사건 제2, 4 내지 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16항 정정발명에 관한 부분의 취소를 구하는 원고 청구가 이유 있어 이를 받아들이는 이상, 이와 함께 확정되어야 할 제3, 9, 14항 정정발명에 관한 부분 역시 따로 확정될 수는 없는 것이어서 역시 취소되어야 한다. 그렇다면, 이 사건 정정발명은 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 정정청구, 정정심판청구, 미세입자 계수 장치
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