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l 사건 개요
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대상상표 |
실사용상표 |
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피고는 원고를 상대로, 이 사건 등록상표의 통상사용권자 M가 실사용상표를 의류, 가방 등에 사용한 행위는 수요자에게 대상상표와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 하였다는 등의 취소사유를 주장하며 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 피고 회사 창업자는 1994년 무렵부터 미국 뉴욕 등지에서 '수프림 박스로고'라고도 불리는 대상상표를 스트리트패션 브랜드로 사용하여 의류, 신발, 가방, 스케이트보드, 시계, 모자 등의 잡화를 판매하기 시작하였고, 피고는 그 제품의 제조․판매 및 관리를 위해 설립된 회사이다. 피고는 매출 수량보다는 브랜드 가치를 높이기 위하여 고품질의 다종다양한 의류 등의 피고 제품을 극소량만 생산․판매하는 이른바 ‘드롭(drop)’ 전략 즉 다품종 극소량 생산 전략을 채택하였는데, 구체적으로 피고는 매주 목요일마다 새로운 상품을 피고 매장에서 출시하면서 다른 브랜드와의 협업을 통해 만들어진 한정판 피고 제품은 400개만을 제조하여 위 4개국에 위치한 피고 매장이나 온라인 쇼핑몰에서만 판매하는 방식을 취하였다. 피고의 독특한 드롭 전략으로 인해 피고 제품에 관하여는 소규모 상점이나 애호가 개인이 주체가 되어 진정상품을 거래하는 이른바 ‘리셀(resell)’ 거래가 활발하게 이루어졌고, 국내에서도 피고 제품은 정식으로 수입되거나 생산되지 않으면서도 다수의 소규모 상인이나 애호가들이 미국 등지에서 판매된 피고의 진정상품을 구입하여 수요자에게 판매하는 리셀 거래의 방식으로 피고 제품을 거래하여 왔으며, 위와 같은 피고 제품에 관한 리셀 거래 시에 그 매도인들은 자신들의 판매 제품이 ‘피고가 생산하고 정식 매장에서 판매한 정품’임을 강조하였다. 한편 피고 제품은 미국의 ‘이베이(ebay)’ 등 온라인쇼핑몰에서 활발하게 거래되면서 그 구매의 어려움과 희소성으로 고가에 재판매되기도 하였다.
피고는 1998년 이래로 다수의 브랜드 및 아티스트와 협업(collaboration)함으로써 다양한 디자인의 제품을 생산․판매하여 왔으며, 이는 수요자들에게 알려져 있었다. 피고는 패션브랜드 업체들과 신발, 의류 등 협업제품을 제작하였고, 협업제품에는 협업업체와 대상상표가 결합된 결합상표가 표시되어 있었다. 이러한 점은 언론에서도 다수 홍보되었으며 인터넷에도 관련 내용들이 다수 게시되었다. 인터넷 등에는 구매제품의 정품(피고 제품) 여부 등 문의나 가품에 유의하라는 취지의 게시글이 다수 포함되어 있다. M은 인터넷쇼핑몰에서 정품 여부를 묻는 소비자의 질문에 “해당 제품은 해외유명브랜드와는 무관한 국내 상표권자에 의해 제조 생산된 국내 정품 상품“이라는 내용으로 답변하였다.
(2) 대상상표가 다른 업체와 제휴(alliance)나 협업(collaboration)을 통해 다른 업체의 상표나 상품표지, 브랜드 등(이하 ‘협업상표’라 한다)과 결합하여 사용된 경우에는, 그 대상상표와 협업상표가 결합하여 사용된 상표(이하 ‘협업결합상표’라 한다)의 사용기간, 사용태양과 그 사용 당시 대상상표와 협업상표의 각 알려진 정도 및 위와 같은 제휴나 협업의 빈도 등에 비추어 국내 수요자나 거래자에게 위와 같이 대상상표 및 협업상표가 결합하여 사용되었다는 점이 인식되는 정도에 이르렀다면, 협업결합상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등도 대상상표가 최종적으로 알려진 정도를 판단하는 자료로 삼을 수 있다고 보아야 한다. 대상상표는 협업결합상표 사용 당시에 이미 비교적 장기간에 걸쳐 사용되었고, 피고 제품의 독특한 판매방식으로 알려져 있었으며, 유명 연예인들이 대상상표가 사용된 피고 제품을 착용한 모습이 해외뿐만 아니라 국내에서도 언론에 빈번하게 노출되기도 하였다. 협업결합상표들은 대상상표 부분이 독립성을 잃지 않고 협업상표와 외관상 명확히 구분되는 구성의 것들로서, 피고와 협업 업체의 복수 출처 표시로 충분히 인식되는 형태이며, 언론 기사나 협업 업체의 홍보에서도 복수출처표시로 명시되었다. 따라서 협업결합상표의 사용기간, 방법 등도 대상상표의 알려진 정도를 판단하는 추가적 자료로 삼는다.
(3) 상표 자체의 사용권과는 직접 관계가 없는 제3자의 사용에 의하여 알려진 경우라도 대상상표가 알려진 정도를 판단하는 데에 장애가 되지 아니하므로(대법원 2013. 3. 14. 선고 2012후3619 판결 등 참조). 소규모 상점이나 애호가 개인이 진정상품을 거래하는 리셀 거래의 방식에 의한 사용실적도 대상상표의 알려진 정도를 판단하는 자료로 삼는다. 대상상표는 사용상품의 품질, 효능 표시로 본질적 식별력이 거의 없는 것으로 보이기는 하나, 대상상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 대상상표가 부착된 상품의 생산․판매량, 광고․선전의 방법, 내용, 상표사용자인 피고와 협업 업체들의 명성과 신용, 협업제품의 알려진 정도, 국내 언론이나 일반 수요자의 반응 등을 종합적으로 고려할 때, M의 실사용 상표 사용 당시 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 의류, 가방 등의 사용상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정되어 대상상표적격이 있다.
(4) 원고는 'Supreme' 문자가 포함된 표지를 피고가 독점적으로 사용한 실적이 없고 대상상표가 오히려 등록상표와의 관계에서 역혼동을 초래한다고 주장한다. 대상상표와 관련된 ‘복제품(replica)’, ‘가품(fake goods)’ 뿐만 아니라 피고 이외의 자가 부당하게 선점한 상표를 사용하여 생산․판매하는 ‘합법적 가짜(Legit Fake)’ 제품이 대량으로 거래되고 있으므로 유의하여야 한다는 취지의 언론 기사, 게시물 등이 다수 발견되고 M 등 제조업체도 상품출처로서 '해외유명브랜드'와 무관하다는 취지로 광고, 응답하였다. 무릇 대상상표가 알려짐에 따라 대상상표를 모방한 상표가 사용된 상품이 거래사회에 발견된다고 하더라도, 그 모방상표의 사용기간, 방법, 태양 및 거래실정 등에 비추어 국내의 수요자나 거래자에게 위와 같은 상표모방의 점이 인식된다면, 그 모방상표의 사용에 의하여 대상상표의 식별력이 감쇄되거나 상실된다고 볼 수 없다. 원고의 주장은 모두 이유 없다.
(5) 실사용 상표는 등록상표와 외관도 상당히 유사하고 호칭, 관념이 동일하고 대상상표와 동일, 유사하게 보이도록 변형되었으므로, 서로 유사한 상표이다(양 상표는 각 문자 부분의 식별력이 없어 비유사하다는 원고 주장은 이유 없다). 대상상표와 실사용상표는 외관, 호칭, 관념이 지극히 유사하며, 실사용상표 변형의 폭도 비교적 식별력 높은 도형부분이 삭제되는 등 크다. 실사용상표 사용태양, 인터넷 게시글, 판매태양 등을 고려하면, 등록상표의 사용권자인 M이 이 사건 등록상표의 지정상품에 이 사건 등록상표와 유사한 실사용 상표를 사용함으로써 수요자에게 피고의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 하였다고 할 것이다.
(6) 상표권자 원고가 상당한 주의를 기울였다고 볼 근거도 없다. 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제2호가 정한 사유에 해당하여 그 상표등록이 취소되어야 한다.
키워드: 상표, 부정사용취소 인정, 대상상표적격 인정, 등록취소 적용법조, Supreme, 표장의 유사 인정, 제휴협업상표, 본질적 식별력 부정, 특정인의 출처 표시로 알려진 정도 인정, 가품, 모방품, 복제품
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