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l 사건 개요
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선사용상표 |
출원상표 |
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원고의 출원상표의 출원에 대하여, 선사용상표의 권리자인 D社는 특허청에 출원상표가 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호 및 같은 항 제20호에 해당한다고 주장하면서, 이의신청을 하였다. 특허청 심사관 합의체는 출원상표는 출원 당시에 일본의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 표장이 유사한 상표로서, 선사용상표의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 출원된 것이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다는 이유로 이의신청을 인용하는 취지의 이의결정을 하였고, 특허청 심사관은 같은 날 이의결정의 이유와 같은 이유로 출원상표의 출원에 대하여 등록거절결정을 하였다.
원고는 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다는 이유로, 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
E社는 2018. 3.경 일본 내 인기 아이돌 그룹 ‘G’의 멤버 H가 출현한 TV 광고를 통하여 선사용상표 게임을 적극적으로 홍보하였고 그 비용으로 396,614,623엔을 지출하였다. 또한 2018. 5. 31.을 기준으로 선사용상표 게임의 공식 유튜브 채널에서 2개월전 업로드된 ‘방치소녀 1주년 특별 캠페인 H 31초 버전 광고’ 영상의 조회수는 1,449,154뷰를, 1년전 업로드된 ‘방치소녀 공식 PV(Page View)’는 1,099,426뷰를, 7개월전 업로드된 ‘방치소녀 PV’는 5,578,106뷰를 각각 기록하였다.
그리고 선사용상표 게임은 2018. 3. 1.부터 2019. 1. 31.까지 애플 앱스토어에서 다운로드수 495만 회, 관련 매출 5,560만 달러를 각각 달성하였고, 2017. 3.경부터 2019. 2.경까지 구글 앱스토어에서 관련 매출 5,085,097,008엔을 달성하였다. 따라서 선사용상표는 출원상표의 출원일 당시 일본에서 수요자들에게 널리 알려졌다고 봄이 타당하다.
출원상표와 선사용상표는 글씨체나 문자의 종류, 도형의 유무 등에서 외관이 상이하나, 우리나라의 한자 보급 수준이나 교육의 정도에 비추어 볼 때 선사용상표의 요부(’放置少女‘)가 ’방치소녀‘로 호칭ㆍ관념되어 출원상표의 호칭ㆍ관념과 동일하다. 따라서 출원상표와 선사용상표는 전체적으로 매우 유사하다고 봄이 타당하다. 나아가 출원상표와 선사용상표 모두 모바일 게임서비스업 등에 사용되고 있어서 양자 사이에 거래사회 통념상 밀접한 경제적 견련관계가 인정된다.
따라서 표장에 있어 전체적으로 매우 유사하다고 인정되는 출원상표와 선사용상표가 모바일 게임서비스업 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 출처에 관하여 오인 내지 혼동을 일으킬 염려가 충분하다.
출원상표는 출원일 당시 일본에서 수요자들에게 널리 알려져 있었던 선사용상표의 요부에 해당하는 ’放置少女‘를 한글 음역으로 표시한 것에 불과하여 선사용상표와 매우 유사하다. 또한 출원상표가 사용된 게임은 일본 전국(戰國)시대를 배경으로 소녀 캐릭터를 전투 등을 통하여 육성해 가는 방치형 게임으로서, 시대 배경에 차이가 있는 점을 제외하고는 전체적으로 선사용상표 게임과 형식이나 내용 면에서 매우 유사하다.
따라서 원고는 출원상표의 출원 당시 일본 수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표를 모방함으로써, 선사용상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻는 등의 부정한 목적이 있었다고 봄이 타당하다.
출원상표는 출원 당시 국내 수요자들이나 거래자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려진 선사용상표와 유사한 상표로 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 권리자에게 손해를 입히려는 부정한 목적으로 사용되는 상표이므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.
이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하므로, 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
키워드: 상표, 거절결정, 상표법 제34조 제1항 제13호, 표장유사, 경제적 견련관계, 부정한 목적, 방치소녀
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