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l 사건 개요
피고는 2019. 5. 31. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표가 구 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하므로 같은 법 제73조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2019당1659호로 심리한 다음, 2020. 7. 21. “이 사건 등록상표는 조약당사국에 등록된 상표와 유사한 상표로서, 그 등록된 상표의 권리자인 청구인의 대리인이었던 자가 청구인의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일․유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 하여 등록된 상표이므로 구 상표법 제23조 제1항 제3호에 해당하여 구 상표법 제73조 제1항 제7호의 규정에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.”는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
이 사건 등록상표와 피고의 선등록상표(  )는 문자 부분의 차이로 인하여 외관과 호칭이 다를 것으로 보이기는 하나, 도형 부분의 형상이 동일한 점, 도형 부분이 물리적으로 가장 큰 비중을 차지하는 점 등에 비추어 양 상표는 서로 유사하다고 판단된다. 그리고 이 사건 등록상표와 피고의 선등록상표의 각 지정상품은 모두 ‘화장품’에 관한 상품들로서, 그 지정상품이 서로 동일·유사하다.
① 원고는 자신이 대표이사로 있던 C 명의로 피고의 선등록상표와 거의 동일한 별건 등록상표를 등록하여 D 에게 이전등록 해주었고, D은 이처럼 별건 등록상표를 가지고 있었음에도 다시 이와 유사한 이 사건 등록상표를 출원하여 그 등록이 결정된 뒤 약 2달간 등록을 받지 아니하다가 원고에게 이 사건 등록상표의 출원인 지위를 양도한 점, ② D은 별건 등록상표나 이 사건 등록상표 또는 그와 유사한 표장 등을 사용하여 그 지정상품과 관련된 사업을 영위한 적이 없었던 것으로 보이는 점, ③ 원고가 이 사건 등록상표의 출원인의 지위를 양수한 뒤 3일만에 이 사건 등록상표를 등록받아 그 지정상품과 관련된 사업을 영위하였던 반면에 D은 C로부터 이전등록 받은 별건 등록상표와 관련하여 피고로부터 등록취소심판청구를 받자 바로 별건 등록상표를 포기하였던 점 등을 종합하여 보면, D이 원고의 편의를 위하여 형식적으로 그 명의로 이 사건 등록상표를 출원한 것에 불과하여 원고와 D은 실질적으로 동일인으로 보아야 하므로 원고가 이 사건 등록상표의 출원인에 해당한다고 판단된다.
피고와 피고의 대표이사 E이 C의 설립에 즈음하여 ‘J(C)’의 계좌로 송금한 돈의 내역, E의 친인척들이 발기인 및 주주로 참여한 점, C의 개업식에 있었던 E과 원고의 각 언동, C의 운영 과정에서 E의 송금 내역과 관여 정도 등에다 C의 대표이사인 원고와 C, 원고와 그의 처인 J, 피고의 대표이사인 E과 원고 등의 각 관계, 그리고 앞서 본 원고의 이 사건 등록상표의 등록경위 등 제반 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 명의자인 원고는 원고와 피고의 관계가 종료되기 전까지는 피고의 대리인에 해당한다고 보는 것이 타당하다.
따라서 이 사건 등록상표는 조약당사국인 일본에 등록된 선등록상표와 유사한 상표로서 그 출원일인 2014. 12. 2.로부터 1년 이내에 선등록상표에 대한 권리를 가진 피고의 대리인이었던 원고가 그와 실질적인 동일인인 D을 통하여 정당한 이유 없이 선등록상표의 지정상품과 동일·유사한 지정상품으로 상표등록출원을 한 것이므로 구 상표법 제23조 제1항 제3호, 제73조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.
키워드: 상표, 구 상표법 제23조 제1항 제3호
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