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l 사건 개요
피고는 2013. 7. 12. 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 특허심판원 2013당1870호로 하여 ‘이 사건 특허발명의 청구항 1, 3 내지 6, 8, 9, 10, 12는 선행발명 1에 의하여 신규성이 부정되고, 청구항 1, 3 내지 13은 선행발명 1, 2 등에 의하여 진보성이 부정되므로, 청구항 1, 3 내지 13은 그 특허가 모두 무효로 되어야 한다’라는 이유로, 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 피고는 2014. 2. 10. 그 등록무효심판절차에서 이 사건 특허발명의 청구항 1, 2, 6에 대하여 정정청구를 하였다.
특허심판원은 2014. 4. 30. ‘이 사건 정정청구는 적법하고, 이 사건 정정청구에 의하여 정정된 이 사건 특허발명의 청구항 1은 비교대상발명 1, 2에 의하여 신규성이 부정되지 아니하고, 그 종속항인, 이 사건 정정청구에 의하여 정정된 이 사건 특허발명의 청구항 3 내지 5, 7 내지 13 역시 신규성 및 진보성이 부정되지 않으며, 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 설명 및 특허청구범위의 기재가 구 특허법에서 규정하는 요건을 충족하지 못한 것이라고 볼 수 없다’라는 이유로 이 사건 정정청구를 인정하고, 무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
피고는 2014. 5. 16. 원고를 상대로 이 사건 심결 중 이 사건 특허발명의 청구항 1, 3 내지 5, 7 내지 13에 관한 부분에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.
원고는 2014. 5. 29. 특허심판원에 2014정51호로 이 사건 특허발명의 청구항 1, 2, 6을 정정하는 정정심판청구를 하였다. 특허심판원은 2014. 6. 20. 원고의 위 정정심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
원고는 2014. 12. 2. 특허심판원에 2014정132호로 이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 4, 6을 정정하는 정정심판청구를 하였다. 특허심판원은 2015. 7. 8. 피고의 위 정정심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
특허법원은 피고가 제기한 심결취소의 소를 2014허3590호 사건으로 심리하여 2016. 2. 4. ‘통상의 기술자가 2차 정정심결에 의하여 정정된 이 사건 제1항, 제3항 내지 제5항, 제7항 내지 제13항 정정발명의 실시예에 해당하는 실시예 1-10의 시간 변화에 따른 토끼 혈장에서의 옥트레오티드 농도 데이터 등 이 사건 정정발명의 명세서 기재에 의하여 우선권 주장일 당시의 기술수준으로 보아 특수한 지식이나 과도한 실험을 거치지 않고 이 사건 정정발명의 각 청구항의 옥트레오티드 서방형 제제가 갖는 효과를 정확하게 이해할 수 있다고 보기 어렵고, 따라서 이 사건 정정발명은 그 명세서에 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 효과가 기재되지 아니하여 구 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배되므로 그 특허가 무효로 되어야 한다‘라는 이유로 원고의 청구를 받아들여 이 사건 심결 중 이 사건 제1항, 제3항 내지 제5항, 제7항 내지 제13항 정정발명에 관한 부분을 취소한다는 판결을 하였다. 이에 원고가 대법원 2016후601호로 상고하였고, 대법원은 2018. 10. 25. 이 사건 정정발명은 구 특허법 제42조 제3항에서 규정한 명세서 기재요건을 충족하였다는 취지로 판시하면서 위 판결을 파기, 환송하였다.
특허법원은 이를 2018허8494호로 심리하여, 2019. 9. 27. ‘이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1과 2 또는 선행발명 1과 6의 결합에 의하여 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고, 효과의 현저성이나 이질적 효과가 있다고 보기도 어려우므로, 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1과 2 또는 1과 6의 결합에 의하여 진보성이 부정된다. 또한 이 사건 제1항 정정발명의 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항, 제9항, 제10항, 제12항 정정발명은 제1항 정정발명과 같은 이유로 선행발명 1과 2 또는 선행발명 1과 6의 결합에 의해 진보성이 부정되고, 이 사건 제7항, 제8항, 제11항, 제13항 정정발명은 선행발명 1, 2, 3의 결합 또는 선행발명 1, 3, 6의 결합에 의하여 진보성이 부정된다. 따라서 이 사건 제1항, 제3항 내지 제5항, 제7항 내지 제13항 정정발명에 대한 부분은 모두 취소되어야 하고, 이 사건 심결 중 이 사건 정정청구에 관한 부분이 취소되는 이상, 이 사건 심결 중 이 사건 정정청구와 함께 확정되어야 할 이 사건 특허발명의 청구항 6 부분도 취소를 면할 수 없게 되어 이 사건 심결은 전부 취소되어야 한다’라고 판결하였다.
이에 대해 원고가 불복하여 상고하였고, 대법원은 2019후11756 사건에서 2021. 4. 8. ‘통상의 기술자가 선행발명 1에 기술적 특징이 다른 선행발명 2 또는 6을 쉽게 결합할 수 있다고 보기 어렵고, 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1에 선행발명 2 또는 선행발명 6을 결합하여 쉽게 도출할 수 없으므로, 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없고, 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는 이상, 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항, 제7항 내지 제13항 정정발명 역시 마찬가지로 보아야 함에도 불구하고, 이와 달리 판단한 원심판결에는 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다’라고 판시하면서 이 사건 환송전 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하여 특허법원에 사건(2021허2663호)이 계속되어 있다.
l 판시 요지
피고 실시제품이 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소를 모두 가지고 있다는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 피고 실시제품이 ‘폴리비닐피롤리돈’을 추가로 포함하고 있다고 하더라도 피고 실시제품은 이 사건 제1항 정정발명의 권리범위에 속한다.
이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 2, 4, 6, 8, 9는 제약 조성물 내 포함된 PLGA에 관한 것으로, 중합체로서 2종의 상이한 PLGA를 포함하되, 2종의 PLGA 각각의 중량이 PLGA 전체 중량의 적어도 30%이고, 2종의 PLGA의 L:G가 서로 상이한데 1종은 L:G 비율이 75:25이고 다른 1종은 L:G 비율이 100:0 내지 40:60이어서 마이크로입자가 두 가지 조성(예:   )을 갖는다. 반면, 선행발명 7은 마이크로입자가 1종의 PLGA를 포함하여 한 가지 조성만을 갖는다는 점에서 차이가 있다.
이 사건 정정발명에 관한 통상의 기술자는 마이크로입자 형태의 서방형 제형에서 PLGA 중합체의 분자량, 친수성, 락티드와 글리콜리드 단량체의 몰비를 조절함으로써 제형의 분해 속도를 조절할 수 있고, 조절 방법 중 하나로 서로 다른 두 종류의 PLGA에 각각 약물을 봉입하여 제조한 마이크로입자 혼합물 제형을 제조하는 방법이 있다는 점을 인식할 것으로는 보인다.
그런데 선행발명 7은 발명의 목적 내지 기술적 과제가 이 사건 정정발명과 상이하다. 선행발명 6에 류프로렐린이 봉입된 서로 다른 2종의 마이크로입자 혼합물이 기재되어 있다고 하더라도, 통상의 기술자가 선행발명 7의 1종의 마이크로입자 옥트레오티드 제형에 기술적 특징과 목적이 다른 선행발명 8, 선행발명 6을 결합할 동기가 있다고 단정하기 어렵다. 또, 통상의 기술자가 선행발명 8에서 소마토스타틴 유사체가 봉입된 PLGA에서 락티드 비율 변화에 따라 방출 프로파일이 달라지고 L:G 비율이 75:25인 PLGA를 사용하면 방출 기간을 연장시킬 수 있음을 인식하여, 선행발명 7의 1종의 옥트레오티드 함유 마이크로입자 제형에 또다른 1종의 옥트레오티드 함유 마이크로입자를 추가함으로써 선행발명 6에 기재된 약물의 3개월 이상 지속되는 방출 효과를 쉽게 도출해 낼 수 있다고 볼 수 없다. 나아가 제1항 정정발명은 선행발명들로부터 예측할 수 없는 우수한 효과가 인정된다.
이 사건 제1항 정정발명은, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자가 선행발명 7에 선행발명 6, 선행발명 8을 결합하여 쉽게 도출할 수 없고, 선행발명들에 비해 우수한 효과 또한 인정되므로, 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.
그렇다면, 피고의 이 사건 제1항 정정발명에 대한 특허권 침해를 원인으로 한 원고의 금지 및 폐기 청구는 모두 이유 있다.
키워드: 특허, 특허권 침해, 진보성, 옥트레오티드 및 ２종 이상의 폴리락티드-코-글리콜리드 중합체를 포함하는 서방형 제제
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