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l 사건 개요
특허청 심사관은 원고에게 ‘출원발명의 청구항 제49 내지 57은 인간의 치료방법을 청구하는 것이므로 산업상 이용가능한 발명에 해당하지 않아 특허법 제29조 제1항 본문에 위반되다. 출원발명의 청구항 1 내지 57은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되고, 청구항이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않아 특허법 제29조 제2항, 제42조 제4항 제2호에 위반된다. 출원발명은 발명의 상세한 설명이 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않으므로 특허법 제42조 제3항 제1호에 위반된다.’는 취지의 의견제출통지를 하였다.
원고는 보정서 및 의견서를 제출하였으나 심사관은 ‘보정서에 의하여 보정된 청구항 제1 내지 57은 통상의 기술자가 선행발명에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 부정되고, 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않으므로 거절이유가 해소되지 않았다.’는 이유로 출원발명에 대한 특허거절결정을 하였다.
원고는 특허심판원에 재심사 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원은 ‘제1항 발명은 선행발명과 기술분야가 공통되고 목적의 특이성은 없으며, 그 구성은 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있고 그 작용 효과도 예측 가능하므로 선행발명 1에 의해 진보성이 부정된다. 나아가 특허출원에서 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다.’는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
제1항 발명 구성요소 2는 티올화된 KLH가 Globo H와 접합되기 전에 불활성 기체 하에서 보관되는 것인 반면, 선행발명에는 티올화된 KLH가 Globo H와 접합되기 전의 보관 방법에 대한 명시적인 기재가 없다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 또한 구성요소 2는 이 사건 화합물의 에피토프 비를 750 내지 3000으로 한정하고 있는데 반하여 선행발명은 Globo H와 KLH의 컨쥬게인션 비율이 732:1이라고 기재되어 있는 점에서 차이가 있다(차이점 2).
우선일 당시의 기술상식 내지 기술수준에 비추어, 통상의 기술자라면 티올화된 화합물이 공기 중의 산소에 의하여 산화되어 손상될 위험이 있으므로 화학반응에 사용될 티올화된 화합물이 산화되지 않도록 보존할 필요가 있음을 인지할 것이라고 보이고, 이를 위하여 티올화된 화합물인 KLH를 Globo H와 반응시키기 전에 산화 방지를 위하여 우선일 당시 일반적으로 알려져 있던 ‘불활성 기체 하에서 보관’하는 방법을 손쉽게 채택할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 차이점 1은 티올화된 화합물의 특성 및 그로 인한 취급시의 주의점 등에 관하여 널리 알려져 있던 기술상식에 기반하여 충분히 도출할 수 있다고 봄이 상당하다.
제1항 발명은 암 면역요법을 유도할 수 있는 높은 면역원성의 Globo H-KLH 접합체를 제공하는 것이고, 선행발명 역시 Globo H-KLH 접합체를 포함하는 조성물을 이용하여 고위험 유방암 환자에 대한 면역치료방법을 제공하는 것이므로, 제1항 발명과 선행발명은 Globo H-KLH 접합체를 이용하여 암을 치료하는 면역원성 조성물에 관한 것이라는 점에서 기술 분야가 동일하다. 또한, 제1항 발명은 암세포의 표면에 발현되는 탄수화물 항원 Globo H가 낮은 항원성을 가지는 단점을 극복하기 위하여 Globo H에 티올화된 KLH를 MMCCH 링커로 접합한 접합체를 제조하여 항원성을 높이고자 하는 것인데, 선행발명에는 Globo H에 티올화된 KLH를 접합함에 있어서 MMCCH 링커를 이용한 크로스링크 방법이 더 높은 항원/KLH 수율을 나타내어 바람직하다고 기재되어 있는바, 제1항 발명과 선행발명은 모두 KLH에 대한 Globo H의 접합비율을 증가시켜 항원성을 높이는 것이라는 점에서 기술적 과제 및 효과가 공통된다. 즉, 제1항 발명은 기술적 과제 및 효과가 선행발명의 연장선상에 있다고 봄이 상당하다.
출원발명의 명세서에는 에피토프 비의 수치와 관련하여, 다양한 에피토프 비의 수치를 가지는 구현예가 있음을 단순히 나열하고 있을 뿐이다. 좀 더 구체적으로 살펴보면 출원발명의 명세서에는 1 내지 3200의 범위내의 대부분의 에피토프 비가 구현예로 기재되어 있고, 정작 에피토프 비의 범위를 750 내지 3000으로 한정한 구현예에 대한 기재는 없다. 나아가 위와 같이 기재된 1 내지 3200 범위의 에피토프 비의 범위 중에서 ‘750 내지 3000’으로 에피토프 비의 수치범위를 한정한 것이 어떠한 의미를 가지는지, 위 범위로 한정함에 따른 효과가 어떠한지, 위 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다고 볼 수 있는지 알 수 있는 어떠한 기재도 없다.
각 실험에 사용된 당 접합체의 에피토프 비를 출원발명의 명세서에 제시된 방법으로 산출해 보면 전자는 1,388 후자는 569인바, 이는 에피토프 비가 1,388인 경우가 569인 경우보다 면역반응 유도의 효과가 우수하다는 취지로 이해된다. 그러나, 이와 같은 기재만으로는 제1항 발명에서 한정한 에피토프 비의 수치범위 750 내지 3000 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 인정하기 어렵다. 따라서 제1항 발명의 에피토프 비에 관한 수치한정은 특별한 기술적 의의나 임계적 의의가 인정되지 않으므로, 이는 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 할 것이다.
제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다. 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 보는 이상, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 출원은 일체로서 거절되어야 하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다. 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 탄수화물 백신, 에피토프 비, 수치한정
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