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l 사건 개요
취소신청인은 특허발명의 등록공고일로부터 6개월 이내 원고를 상대로 특허심판원에 특허발명의 전체 청구항은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 4 선행발명 4에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서, 특허발명에 대한 특허취소신청을 하였다. 특허취소신청 사건의 심판장은 통상의 기술자가 선행발명 2에 나타난 부상 도포장치에 선행발명 1, 3, 4에 나타난 부가 구성들을 결합하여 특허발명의 전체 청구항을 도출하는데 특별한 기술적 어려움이 없으므로, 특허발명의 전체 청구항은 선행발명 1 내지 4의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있다는 취지로 의견제출통지를 하였다. 이에 대하여 원고는 청구항 1, 6을 정정하고, 발명의 상세한 설명의 기재 내용을 일부 정정하는 내용이 포함된 정정청구서를 제출하고, 같은 날 정정된 특허발명과 주된 선행발명인 선행발명 2와의 차이점에 해당하는 구성은 선행발명 1, 3, 4에 개시되어 있지 않으므로 선행발명 2에 선행발명 1, 3, 4의 구성을 결합하더라도 특허발명을 도출할 수 없으므로 진보성이 인정된다는 내용이 담긴 의견서를 제출하였다. 특허심판원은 정정청구는 적법하나, 정정된 특허발명의 전체 청구항은 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정된다는 이유를 들어 특허발명의 특허를 취소하는 결정을 하였다.
l 판시 요지
특허발명의 진보성을 판단함에 있어서 특허발명과 가장 가까운 선행발명, 즉 주 선행발명을 선택한 다음, 특허발명을 주 선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하며, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 특허발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다. 그런데, 의견제출통지서에 기재된 취소이유는 ‘주 선행발명인 선행발명 2에 선행발명 1, 3, 4를 결합하여 용이하게 발명할 수 있다’는 것이고, 이 사건 결정의 취소이유는 ‘주 선행발명인 선행발명 3에 선행발명 1, 2를 결합하여 용이하게 발명할 수 있다’는 것인바, 이 사건 결정의 이유는 의견제출통지서에 기재된 주 선행발명을 다른 선행발명으로 변경한 경우라 할 것이다.
특허취소신청 사건에서 심판장은 ‘주 선행발명인 선행발명 2에 선행발명 1, 3, 4를 결합하여 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다’는 취지로 의견제출통지를 한 사실이 인정될 뿐이고, ‘주 선행발명인 선행발명 3에 선행발명 1, 2를 결합하여 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다’는 취지의 의견제출통지가 이루어진 바 없다.
따라서 이 사건 결정에는 특허권자에게 의견 제출의 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 이 사건 특허발명에 대한 특허를 취소한 절차상 하자가 있다고 할 것이므로, 나머지 점에 대하여 더 살펴볼 필요 없이, 이 사건 결정은 위법하다. 그렇다면 이 사건 결정의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
키워드: 특허, 취소결정, 진보성, 의견제출통지, 선행기술의 변경, 절차상 하자, 도포장치
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