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l 사건 개요
원고는 2019. 10. 8. 특허심판원에 피고를 상대로 “이 사건 등록상표는 선등록상표, 선등록서비스표, 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호 및 제13호에 해당하여 무효로 되어야 한다.”라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2019당3156호로 심리한 다음, 2020. 12. 10. “이 사건 등록상표는 선등록상표( ) 및 선등록서비스표(이하 선등록상표, 선등록서비스표를 묶어 ‘선등록상표 등’이라 한다)와 표장이 유사하고, 그 지정상품 중 ‘광고업, 홍보업, 마케팅서비스업’은 선등록상표 등의 지정서비스업과 동일ㆍ유사하므로, 위 지정상품들은 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 그러나 선사용상표들( ,  )은 이 사건 등록상표의 출원 당시 또는 등록결정 당시 국내의 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 선사용상표로 인식되었다고 보기 어려워 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당하지 아니한다.”는 이유로 원고의 청구를 일부 인용하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.
l 판시 요지
이 사건 등록상표와 선사용상표들은 외관과 관념이 비유사하거나 대비할 수 없으나, 호칭이 매우 유사하여 유사하다.
선사용상표들과 관련한 매출액 및 광고비 등 지출액의 각 규모, 유명 연예인이나 패션전문잡지, 패션쇼, TV홈쇼핑 채널 등을 통한 홍보 형태와 빈도수, SNS나 포털사이트를 통한 게시글 및 검색횟수, 백화점 등의 매장수 등을 종합하여 보면, 선사용상표들이 원고의 상품을 표시하는 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다고 판단된다.
거래실정, 토털패션 경향의 일반화 등에 비추어 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘광고업, 홍보업, 마케팅서비스업’을 제외한 나머지 지정상품들은 선사용상표들이 사용되는 상품과 동일·유사한 상품에 못지않을 정도로 경제적 견련성이 인정된다고 판단되는 점, 수요자들이 실제로 혼동하고 있는 것으로 보이는 점 등에 비추어 1.1.1.1. 이 사건 등록상표가 선사용상표들이 사용되는 상품들과 같은 상품에 표기될 경우 일반 수요자들이 이를 원고 또는 원고와 특수관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되는 상품으로 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 봄이 상당하다.
따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘광고업, 홍보업, 마케팅서비스업’을 제외한 부분은 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.
이 사건 등록상표의 출원일인 2017. 5. 2.을 기준으로 하더라도 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 유사상표에 해당하고, 선사용상표들이 원고의 상품을 표시하는 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다고 판단된다.
앞서 본 사실 또는 사정들, 피고가 위 사실 또는 사정들을 쉽게 알 수 있었을 것으로 보이는 점 등에 비추어 피고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표들을 모방함으로써 선사용상표들에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표들 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표들의 권리자에게 손해를 끼치려는 등의 부정한 목적이 있었다고 봄이 상당하다.
따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘광고업, 홍보업, 마케팅서비스업’을 제외한 부분은 그 출원 당시 국내 수요자들이나 거래자들에게 원고의 상품을 표시하는 것으로 알려진 선사용상표들과 유사한 상표로 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 권리자인 원고에게 손해를 입히려는 부정한 목적으로 사용되는 상표이므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.
키워드: 특허, 상표법 제34조 제1항 제12호, 제13호, 부정한 목적, 특정인의 상표로 알려졌는지 여부, 티르티르, 티르리르, TIRTIR, TirrLirr
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