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l 사건 개요
원고는 위 사건(2020허5382) 심결취소소송 계속 중 이 사건 제1항 발명에 대한 정정심판을 특허심판원에 청구하였다. 특허심판원은 “정정사항 3은 특허법 제136조 제1항, 제4항의 요건을 충족하지 못하고, 이 사건 제1항 정정발명은 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재요건을 위반하며, 특허법 제136조 제5항의 요건도 충족하지 못하므로, 이 사건 정정심판청구는 허용될 수 없다.”는 취지의 정정의견제출통지를 하였고, 원고의 보정에도 불구하고 원고의 보정은 청구취지의 요지를 변경하는 것에 해당하여 부적법하고, 보정 전의 이 사건 정정심판청구는 정정의견제출통지와 같은 취지로 부적법하다는 이유로 원고의 위 정정심판 청구를 기각하였다.
l 판시요지
보정내용은 정정사항 3의 내용 중 ‘회절 강도비가 서로 상이한’이라는 기재를 삭제(이하 ‘보정사항 1’이라 한다)하고, ‘상기 플라즈마 환경에서 식각되는 표면 부분이 그 이외의 부분에 비하여 성장 속도가 낮추어지도록 조절하는’으로 변경(이하 ‘보정사항 2’라 한다)한 것인데, 그 전제로 먼저 정정사항 3의 내용을 해석해 보면, 정정사항 3은 표면 부분이 그 이외의 부분보다 성장 속도가 빠르도록 조절됨으로써 표면 부분의 회절 강도비가 그 이외의 부분의 회절 강도비보다 커지거나, 표면 부분이 그 이외의 부분보다 성장 속도가 느리도록 조절됨으로써 표면 부분의 회절 강도비가 그 이외의 부분의 회절 강도비보다 작아진다는 것 모두를 의미한다.
한편 정정사항 3은 표면 부분과 그 이외의 부분은 성장 속도를 각각 조절하여 회절 강도비가 서로 상이하다는 것이고, 이 사건 특허발명에서도 SiC 코팅막의 우선성장 결정방향을 변경하여 회절 강도비를 변화시키는 구성을 가지는 것을 알 수 있으므로 보정사항 1과 같이 회절 강도비가 서로 상이하다는 취지의 기재를 삭제하더라도 성장속도를 조절한다는 수단이 표현되어 있어 그로 인해 회절 강도비가 달라질 것을 충분히 알 수 있으므로, 이로 인하여 정정사항3의 요지가 변경된다고 볼 수 없다.
그런데 보정사항 2의 경우, 정정사항 3은 ‘표면 부분이 그 이외의 부분보다 성장 속도가 빠르거나 느리도록 조절’한다는 의미로 해석되는 한편 보정사항 2는 ‘표면 부분이 그 이외의 부분보다 성장 속도가 느리도록 조절’하는 것이므로, 정정사항 3에 의해 추가된 기술사항 중 ‘표면 부분이 그 이외의 부분보다 성장 속도가 빠르도록 조절’하는 부분을 제외하고 ‘표면 부분이 그 이외의 부분보다 성장 속도가 느리도록 조절하는 것’만을 의미하는 것으로 감축되었다. 이는 실질적으로 청구범위 감축으로 인한 정정심판청구의 요지변경에 해당하므로, 허용될 수 없다.
‘SiC 소재’는 ‘SiC 단일층 소재’와 ‘SiC 다중층 소재’를 모두 포함하는 개념이라고 볼 수 없고, ‘SiC 단일층 소재’만을 의미한다고 보는 것이 타당하다. 정정사항 3은 “플라즈마 환경에서 식각되는 표면 부분과 그 이외의 부분은 성장 속도를 각각 조절하여 회절 강도비가 서로 상이하다”는 것인데, 이는 이 사건 제1항 발명의 ‘SiC 소재’가 다중층이 될 수도 있음을 전제로 한다. 그러나 이 사건 제1항 발명의 ‘SiC 소재’는 단일층 SiC 소재로서 다중층 SiC 소재를 포함하는 개념으로 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 정정발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위를 감축하는 경우에 해당된다고 볼 수 없어 특허법 제136조 제1항의 정정청구 요건에 해당하지 않는다.
또한 이 사건 특허발명의 명세서에서 설명하는 SiC 소재는 (111)면을 우선성장 결정방향으로 하여 플라즈마 환경에서 안정성이 향상되고 균일한 식각량을 갖는 표면을 제공하는 것이다. 그리고 SiC 다중층 복합 소재는 위와 같은 과제 및 효과 외에 회절 강도비를 변화시켜 제품의 생산성을 향상시키는 것도 포함한다. 그런데 이 사건 정정발명에 의해 SiC 소재의 회절 강도비를 변화시켜 생산성을 향상시키는 것은 결국 이 사건 특허발명에서 말하는 SiC 소재의 목적 및 효과와는 다른 SiC 다중층 복합 소재와 같은 새로운 목적 및 효과를 제시하는 것이다. 따라서 이 사건 정정발명은 정정사항 3에 따라 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하게 되므로, 특허법 제136조 제4항의 요건에 맞지 않는다.
한편 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면 하나의 SiC 코팅막에는 하나의 회절강도비만 적용된다고 해석되므로, 이 사건 제1항 정정발명은 표면 부분과 그 이외 부분의 우선성장 결정방향을 모두 (111)면으로 유지하되, 표면 부분이 그 이외의 부분에 비하여 성장속도가 낮아지도록 조절하는 CVD 증착층인 SiC 소재라는 점을 의미하는 것으로 해석할 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 정정발명은 그 기재가 불명확하다고 볼 수 없으므로 특허법 제136조 제5항의 요건을 충족한다.
그렇다면 이 사건 정정심판청구는 특허법 제136조 제1, 4항의 정정요건을 충족하지 못하여 부적법하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.
키워드: 특허, 등록정정, 정정청구, 청구항 감축, 실질적 확장/변경, 명확성, SiC 소재
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