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l 사건 개요
원고는 이 사건 제1, 4 내지 6항 발명은 선행발명 1 내지 6에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다고 주장하면서 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다. 피고는 위 심판 진행 중 이 사건 특허발명에 대한 정정을 청구하였고, 특허심판원은 이 사건 정정을 인정하고, 이 사건 제1, 4 내지 6항 정정발명은 선행발명 1 내지 6 각각에 개시된 발명과 실질적으로 동일하지 않고, 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 6 각각 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수도 없다고 판단하여, 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시요지
이 사건 제1항 발명에 대한 정정사항은 “상기 (111)면의 우선성장에 의하여, (200)면 및 (220)면 우선성장 SiC 소재보다, 플라즈마 환경에서 낮고 균일한 식각 특성을 갖는,”이라는 내용을 부가한 것이다. 이러한 정정은 잘못 기재된 것을 정정하거나 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당된다고 볼 여지는 없다. 또한 이 사건 제1항 발명은 이미 회절 강도비(I)가 1.0 이하로 한정되어 있어 정정사항을 이 사건 제1항 발명에 부가하지 않더라도 그 자체로 (111)면이 우선성장 결정방향이 됨으로써 (200)면 및 (220)면 우선성장 SiC 소재보다, 플라즈마 환경에서 안정적이고, 균일하게 식각되는 SiC 소재이다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 정정사항에 의하여 청구범위가 감축된다고 볼 수 없다. 피고는 정정에 의하여 CVD 증착층인 SiC 소재가 ’플라즈마 환경‘에서 사용되는 것으로 한정되었다고 주장하나, 물건의 발명인 이 사건 특허발명은 물건 그 자체를 기준으로 청구범위를 확정하여야 하므로 정정사항은 ’플라즈마 환경에서 낮고 균일한 특성을 갖는‘다는 것은 이 사건 제1항 발명의 사용환경 내지 용도를 한정하는 것이라기보다는 이 사건 제1항 발명의 효과를 기재한 것으로 보는 것이 타당하다. 그렇다면 이 사건 정정청구는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 어느 것에도 해당하지 않으므로, 특허법 제133조의2 제1항, 제136조 제1항의 요건을 만족하지 못하여 부적법하다.
나아가 이 사건 심결은 부적법한 정정청구에 대하여 의견제출의 기회를 부여하지 않았을 뿐만 아니라, 부적법한 정정청구가 반영된 청구항을 대상으로 하여 무효여부를 판단하였으므로 그 절차에 위법이 있다.
재판 절차의 효율성을 고려하여 정정 전 이 사건 특허발명의 무효 여부도 추가로 살펴본다. 이 사건 제1항 발명은 그 회절 강도비를 (111)면의 피크 강도에 대한 ‘(200)면 피크 강도와 (220)면의 피크 강도의 합계’로 정의하면서 그 수치범위를 1.0 이하로 한정하고 있는 반면, 선행발명 7은 (111)면의 회절 강도에 대한 다른 결정면의 회절 강도의 합계의 비율을 20%(0.2) 이하로 한정하면서 (111)면과 비교 대상이 되는 결정면을 특정하지 않았다는 점(이하 ‘차이점 1’이라 한다)에서 차이가 있다. 또한 이 사건 제1항 발명은 CVD 증착층인 SiC 소재 자체에 관한 것인데, 선행발명 7은 에칭 가스에 노출되는 면이 SiC에 의해 피복되어 있는 에칭 장치용 내식 부품에 관한 것이라는 점(이하 ‘차이점 2’라 한다)에서 차이가 있다.
그런데 차이점 1에 대하여 보면 이 사건 제1항 발명은 [(200)면+(220)면]/(111)면의 회절 강도비를 1.0 이하로 한정하고 있는데, 이를 파라미터로 볼 때 그 파라미터 자체에 선행발명 7과 다른 기술적 의의가 있다고 볼 수 없고, 오히려 선행발명 7과의 관계에서 회절 강도비에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일하다. 또한 차이점 2 역시, 이 사건 제1항 발명의 SiC 소재가 플라즈마 환경에서 내식성의 효과를 가지는데, 선행발명 7의 탄화규소막도 같은 소재로서 마찬가지의 효과를 가지고 있고 선행발명 7의 탄화규소막 두께는 이 사건 제1항 발명의 SiC 소재 두께의 범위 내에 있어, 따라서 차이점 2에서 이 사건 제1항 발명이 ‘CVD 증착층인 SiC 소재’, 선행발명 7이 ‘SiC가 에칭 장치용 내식 부품에 피폭된 형태’로 달리 표현하고 있으나, 실질적으로 동일하다.
그렇다면, 부적법한 정정청구를 인정하였고, 이에 대하여 의견제출의 기회를 부여하지도 않은 채 정정청구가 반영된 발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단하였으며, 이 사건 제1, 4 내지 6항 발명은 선행발명 7에 의해 신규성이 부정되어 그 특허가 무효로 되어야 함에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
키워드: 특허, 등록무효, 정정청구, 의견제출의 기회, 신규성, 파라미터, SiC 소재
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