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l 사건 개요
피고는 ‘이 사건 특허발명은 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배되고, 그 출원일 이전에 제3자에게 공지 내지 공연 실시된 선행발명과 동일하여 신규성이 부정되며, 선행발명에 의해 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성도 부정된다.’는 취지로 주장하면서 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 ‘이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 것임에도 불구하고 공유자 전원이 특허출원하지 않은 채로 등록된 것이어서 특허법 제44조의 공동출원의 규정을 위반한 무효사유가 있다.‘는 이유로, 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
이 사건 특허공유 계약에는 특허공유의 의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할 만한 규정이 존재하지 않고, 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고, 실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원, 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인 란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면, 원고가 특허법 제44조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다.
또한 이 사건 특허공유 계약에 따르면 원고와 피고 사이에는 비밀유지의무가 존재하고, 피고로부터 이 사건 금형의 제작을 의뢰받아 제작을 담당한 A와 금형의 보관을 의뢰받은 B 역시 피고에 대한 관계에서 상관습상 비밀유지의무를 부담한다. 따라서 피고 직원이 이 사건 도면을 A에게 이메일로 전달하였다거나 A가 전달받은 도면으로 금형을 제작 후 B에게 보관을 맡겼다는 사실만으로는 선행발명이 이 사건 특허발명의 출원 전에 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다고 보기 어려우므로, 선행발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지 또는 공연히 실시되었다고 볼 수 없고, 이로 인해 특허발명의 신규성이 부정되지 않는다.
키워드: 특허, 등록무효, 신규성, 공동출원, 비밀유지의무, 공지, 공연실시, 주사기, 금형
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