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l 사건 개요
원고의 이 사건 출원상표에 대해 피고 보조참가인은 선등록서비스표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호 등에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 요지의 이유로 상표등록이의신청을 하였다. 특허청 심사관은 2019. 3. 15. “이 사건 출원상표는 선등록서비스표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로 위 이의신청은 이유 있다.”라는 취지의 이의결정을 하였고, 같은 날 위 이의결정의 이유와 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 특허심판원 2019원1525호로 심리한 후 2020. 3. 3. “이 사건 출원상표의 ‘잇’ 부분은 지정상품과 관련하여 식별력이 미약하여 ‘파라다이스’ 부분이 요부에 해당하고, 선등록서비스표들 역시 ‘파라다이스’ 부분이 주요부로서 강하게 인식되므로 양 표장은 서로 유사한 표장에 해당하며, 양 상표의 지정상품 또한 동일·유사하므로, 이 사건 출원상표는 선등록서비스표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.”는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
1. 출원상표의 요부
아래와 같은 사실이나 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표(  ) 중 ‘파라다이스’ 부분은 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억․연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부에 해당한다.
가) 이 사건 출원상표 중 ‘잇’ 부분은 ‘먹다’라는 뜻의 영어 단어 ‘EAT’의 한글 음역으로 인식되거나, 영어 지시대명사 ‘IT’의 한글음역으로 인식될 수 있다. 이는 ① 원고 스스로 원고의 사업자등록증이나 법인등기부등본에 원고의 상호를 ‘주식회사 잇파라다이스(EAT PARADISE)’로 기재하여 사용하고 있는 사실과 ② 원고가 운영하는 가맹점 사업과 관련한 가맹점의 간판 등에도 및 과 같이 “EAT”와 “PARADISE”를 상하로 병기하는 형태로 브랜드 명으로서 사용하고 있는 사실과 같은 거래실정에 비추어 보더라도 그러하다.
이와 같이 이 사건 출원상표 중 ‘잇’ 부분은 ‘먹다’라는 뜻의 영어 단어 ‘EAT’의 한글 음역으로 인식될 경우, 이는 지정상품인 상품류 구분 제43류의 ‘간이식당업, 레스토랑업, 식당체인업 등’과 관련하여 그 품질, 용도, 생산방법, 사용방법 등 그 상품의 성질을 직접적으로 표시하는 것에 해당하여 식별력이 없거나 미약하고, 영어 ‘IT’의 한글음역으로 인식되는 경우에도 어떠한 대상을 가리키는 의미로 널리 사용되는 지시대명사 ‘그것’에 해당하여 식별력이 없거나 미약하다.
나) 반면, 이 사건 출원상표 중 ‘파라다이스’ 부분은 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 쉽게 ’천국‘이라는 의미를 가진 ’PARADISE’의 한글음역으로 인식되고, ‘좋은 음식이나 음료 등을 제공하고, 식사 등을 하기에 편리하거나 좋은 곳’이라는 점에 관해 암시를 줄 수 있기는 하나, 이를 넘어서 일반 수요자에게 바로 ‘음식이나 음료 등을 제공하는 장소’ 등과 같이 위 지정상품의 성질을 직접적으로 표시하는 것으로 인식된다고 할 수 없고, 위 지정상품과 관련하여 상대적으로 높은 식별력이 인정된다.
다) 아래와 같은 사실에 의하면, 피고보조참가인의 선등록서비스표들 중 ‘PARADISE’, ‘파라다이스’ 부분은 이 사건 출원상표의 지정상품과 경제적 견련성이 인정되는 ‘호텔업, 카지노업 등’과 관련하여 일반 수요자들에게 피고보조참가인의 상호 내지 상표로 널리 알려져 있어 일반 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분으로 판단된다.
(1) 피고보조참가인의 전신인 주식회사 파라다이스투자개발은 1981년 파라다이스 비치호텔(현 파라다이스 호텔 부산), 1992년 파라다이스 카지노 제주 그랜드 등을 설립하여 그로부터 약 40년 가량 호텔업 및 카지노업을 영위하고 있고, 피고보조참가인은 2019년 국내 카지노 시장 점유율 55%로 매출 1위를 기록한 바 있다.
(2) 피고보조참가인이 2017. 4.경 인천영종도에 개장한 복합리조트 ‘파라다이스시티’는 호텔뿐만 아니라 카지노, 컨벤션, 스파, 테마파크, 예술전시공간, 스튜디오, 클럽 등 다양한 관광․엔터테인먼트 시설을 조성하고 있고, 또한 고급 레스토랑과 푸드코트를 조성하여 일식, 중식, 아시안, 양식, 카페, 디저트숍 등 다양한 식음시설이 입점되어 있고, 이러한 시설은 투숙객이 아니라 하더라도 이용할 수 있다(을 제8, 9, 15호증). 이에 따라 인터넷 포털사이트 네이버에 ‘파라다이스’를 검색하였을 때 뉴스, 웹사이트, 블로그 검색결과 중 상당 부분이 피고보조참가인이 운영하는 리조트 및 호텔에 관한 내용이다.
(3) 인터넷 포털 사이트 구글에 ‘파라다이스 음식점’, ‘파라다이스 바’, ‘파라다이스 클럽’이라 검색하였을 때 피고 보조참가인이 운영하는 호텔 내부에 입점한 음식점, 주점, 클럽 등에 관한 게시글 등이 검색된다.
라) 이 사건 출원상표의 문자 부분 중 ‘잇’ 부분과 ‘파라다이스’ 부분의 비중을 보더라도, ‘파라다이스’ 부분이 전체 상표에서 현저히 높은 비중을 차지하고 있고, ‘잇’은 쉬운 영어단어의 1음절의 음역으로 다른 부분과 불가분적으로 결합되어 있거나 그 부분만으로 독립적으로 자타 상품의 출처표시 기능을 할 수 있는 식별력을 가질 정도로 구성되어 있지 않으므로 부수적 또는 보조적인 표현에 불과하다. 또한 ‘잇파라다이스’는 사전에 등재되어 있지 아니한 단어로서 ‘잇’과 ‘파라다이스’ 각각의 의미를 결합한 것 이상의 새로운 의미가 형성되는 것도 아니라는 점 등까지 보태어 보면, 이 사건 등록서비스표의 문자 부분 중 ‘잇’ 부분과 ‘파라다이스’ 부분이 결합한 일체로서만 식별표지 기능을 발휘한다고 보기는 어렵다.
마) 이 사건 출원상표 중 육각형 모양의 도형은 별다른 특징이 없는 부분으로서 문자 부분과의 결합상태와 정도 등에 비추어 위와 같은 판단에 아무런 영향을 줄 수 없다.
2. 선등록서비스표들의 요부
선등록서비스표 1( ), 선등록서비스표 2( ), 선등록서비스표 3( ) 중에서도 다른 부분에 비해 상대적으로 식별력이 높은 ‘PARADISE’, ‘파라다이스’ 부분이 ‘선등록서비스표들 중 독립하여 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다.
3. 상표 및 지정상품 유사여부
이 사건 출원상표의 요부인 ‘ ’ 부분과 선등록서비스표들의 요부인 ‘PARADISE’, ‘파라다이스’ 부분을 대비하면, 외관이 동일․유사하고, 호칭이 ‘파라다이스’로 공통되며, 관념도 ‘천국’ 등으로 동일하다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표들과 외관, 호칭 및 관념 면에서 유사하여 양 상표가 동일·유사한 지정상품에 같이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 양 상표는 서로 유사한 표장에 해당한다.
이 사건 출원상표와 선등록서비스표들은 모두 ‘음식점업, 레스토랑업 등’을 포함하여 양 상표(서비스표)의 지정상품(지정서비스업)은 서로 유사하다.
이 사건 출원상표는 선등록서비스표들과 표장 및 지정상품(지정서비스업)이 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 출원상표의 등록은 거절되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에 원고 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다.
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