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l 사건 개요
원고는 피고를 상대로 등록서비스표는 선등록상표들과의 관계에서 구 상표법 7조 1항 7호, 그리고 선사용상표들과의 관계에서 같은 조항 11호, 12호의 등록무효사유가 있다고 주장하며 서비스표등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 “등록서비스표의 표장은 원고의 선등록상표들과 유사하고, 그 지정서비스업 중 ’피부과업 등‘은 선등록상표들의 지정상품과 일반 거래의 통념상 경제적 견련성이 있는 유사한 상품과 서비스에 해당하지만 나머지 지정서비스업인 ’의료업 등‘은 선등록상표들의 상품과는 유사한 서비스업이라 볼 수 없어서 등록서비스표는 지정서비스업 가운데 피부과업 등 부분만이 선등록상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다. 선사용상표들이 등록서비스표의 출원일, 등록결정시에 특정인의 상품을 표시하는 상표로 인식되었다고 보기 어려워서 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하지 않는다.”라는 이유로 등록서비스표의 지정서비스업 중 피부과업 등 부분의 등록만을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 원고는 1837년 미국에서 설립된 회사로, 피부개선에 효과가 있다는 효모추출액을 발견하여 이를 'pitera(피테라)'라 명명하고 'SK-Ⅱ', 'PITERA'라는 상표를 이용해 위 효모추출액을 주성분으로 하는 화장품을 제조, 판매하여 온 일본 M사를 인수하며 위 화장품에 대한 상표권과 영업을 함께 양수했다. 원고는 12개 국가에서 '피테라' 성분을 함유한 SK-2 화장품을 판매해 왔고, 국내와 세계시장의 판매액, 광고액이 상당히 다액이며, 제품홍보에 있어 'SK-2 화장품은 피부개선에 효과가 있는 피테라 성분이 함유되어 있다'는 취지를 덧붙였고, 제품명 중 다수에도 '피테라'를 포함시켰으며, SK-2 화장품은 등록서비스표의 등록결정일 이전까지 '피테라'와 함께 다수의 언론에서 언급되었다.
선사용상표들은 ‘SK-Ⅱ 피테라’, ‘SK-Ⅱ PITERA’와 같이 대부분 ‘SK-Ⅱ’와 함께 사용되거나 제품에 표시되었는데, ① 원고는 출시 초기부터 현재에 이르기까지 SK-Ⅱ 제품을 홍보함에 있어 선사용상표들과 호칭이 동일한 피테라 성분에 관하여, 이는 SK-Ⅱ 제품의 핵심 성분으로서 피부관리에 일정한 효능이 있다는 취지를 강조하며 함께 광고해 온 사실을 알 수 있고, ② ‘SK-Ⅱ 피테라’, ‘SK-Ⅱ PITERA’는 앞부분의 ‘SK-Ⅱ’와 뒷부분의 ‘피테라’, ‘PITERA'가 띄어쓰기를 가운데에 두고 병기된 것으로, 영문자와 로마자가 하이픈(‘-’)으로 연결된 앞부분의 ‘SK-Ⅱ’는 일반 수요자에게 큰 어려움 없이 일반적인 한글 및 영문 단어로 인식될 것으로 보이는 ‘피테라’, ‘PITERA'와는 외관상 명확하게 대비되는 점을 고려하면, 위와 같은 방식의 상표사용사실도 모두 선사용상표들의 알려진 정도를 판단하는 데 자료로 사용할 수 있다고 할 것이다.
등록서비스표의 등록결정일까지 원고 SK-Ⅱ 제품의 세계시장과 국내시장에서 매출액과 광고비 지출액이 상당히 다액인 점, 이 사건 등록서비스표의 등록결정일까지 SK-Ⅱ 제품이 다수의 언론기사에 보도된 점, 원고는 국내외 유명 연예인을 모델로 발탁하여 광고와 홍보를 진행하였던 점, 원고는 브로셔, 카탈로그, 잡지광고, TV광고와 같은 다양한 매체와 지마켓, 옥션, 인터파크 등 다수의 인터넷쇼핑몰을 통해 선사용상표들의 사용제품들을 널리 광고·홍보하였을 뿐만 아니라 ‘팝업스토어’와 같은 형식으로 홍보 행사를 직접 운영하기도 한 점과 같은 사정을 종합하면, 선사용상표들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 국내의 일반 수요자 사이에서 원고를 표시하는 것으로 인식되어 있었던 것으로 인정할 수 있다.
(2) 등록서비스표 ’피테라레이저‘의 구성 중 뒷부분인 ’레이저‘는 'laser'의 한글음역으로 쉽게 직감되어서 지정서비스업에 사용 시 사용방법 등의 성질표시에 해당되어 식별력이 없거나 미약할 것으로 보인다. 반면 앞부분의 ‘피테라’는 지정상품(서비스업)과 관련하여 성질을 직감시킨다거나 밀접한 관련이 있다고 보기 어렵고, 사전에 수록되지 아니한 조어표장이므로, 본질적인 식별력이 있다. 한글 ‘피테라’와 ‘레이저’ 부분이 결합하여 새로운 의미가 형성되는 것도 아니고, 일반 수요자나 거래자가 양자를 결합한 일체로서만 이를 인식·사용하리라고 볼만한 사정도 없는 점 등을 더하여 보면, 등록서비스표의 구성 중 앞부분의 ‘피테라’는 요부에 해당한다. 등록서비스표는 그 요부에 의하여 ‘피테라’로 호칭되는 경우, 그 외관이 선사용상표 1과 동일하고, 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어 가장 중요한 요소인 호칭이 선사용상표들과 모두 동일하므로, 결국 선사용상표들과 그 표장이 유사하다고 보아야 한다.
(3) 다음의 이유로 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 피부과업 등 뿐만 아니라 나머지 지정서비스업인 의료업 등도 선사용상표들의 사용상품인 화장품과 경제적 견련성이 있는 것으로 인정할 수 있다. ① 상품인 화장품과 유사한 서비스업에 해당하는 피부과업 등은 성질상 상위개념인 의료업 등에 포함된다. ② 의료업과 화장품은 모두 사람의 신체에 직접 작용하여 어떠한 개선효과를 가져온다는 점에서 용도가 유사하다. ③ 의료업 등은 범위의 제한 없이 자연인 모두가 그 수요자에 해당하므로, 선사용상표들의 사용상품인 화장품 등의 일반수요자인 미용에 관심이 있는 사람들은 의료업 등의 일반 수요자에도 해당한다. ④ 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 일부 의원 등에서는 미용 목적의 진료를 하거나 그 진료에 부수하여 화장품과 유사한 방법으로 인체에 적용하는 연고 등의 의약외품을 제조·판매한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정한 서비스표등록 무효사유가 있다.
(4) ‘피테라’, ‘pitera'는 1980년대 ‘Max Factor & Company’사가 효모발효대사액 피테라 성분에 관하여 명명한 조어로 사전에 수록되지 아니한 것이어서 본질적인 창작성이 인정되는데, 피고는 그와 호칭이 동일한 이 사건 등록서비스표의 ‘피테라’가 어떠한 경위로 창작되었는지에 관하여 아무런 주장·증명도 제출하고 있지 않다. 원고의 SK-Ⅱ 제품 중 피테라 성분이 함유된 제품은 ‘SK-Ⅱ 피테라’, ‘SK-Ⅱ PITERA’라는 표장으로 서울을 포함한 전국에서 유통되고 있으며, 원고는 ‘피테라 클래스’, ‘SK-Ⅱ 피테라 하우스’와 같은 명칭의 판촉행사를 진행하며 고객의 피부상태나 유전자형을 검사하고 그 결과를 바탕으로 관련제품을 추천하기도 하였다. 위와 같은 사정들에 앞서 살펴본 선사용상표들의 알려진 정도 및 등록서비스표와의 동일·유사성의 정도를 더하여 보면, 피고는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 선사용상표들에 존재하는 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나, 선사용상표들의 가치에 손상을 주거나 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표들의 권리자인 원고에게 손해를 끼치려는 부정한 목적을 가지고 있었던 것으로 인정할 수 있다. 따라서 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 정한 서비스표등록 무효사유가 있다.
키워드: 상표, 등록무효, 모방상표, 기만상표, 피테라레이저, 피테라, PITERA, SK-Ⅱ
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