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l 사건 개요
피고는 원고를 상대로 상표권자·전용사용권자·통상사용권자 중 누구도 정당한 이유 없이 등록서비스표를 지정서비스업 중 ‘카페업, 레스토랑업, 스넥바업, 식당체인업’에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였으므로 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 상표등록 취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고 주장의 상표사용은 식당체인업이 아니라 ‘주점업’에 관한 것이어서 원고의 상표사용사실이 인정되지 아니한다며 피고의 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 상표의 ‘사용’이라 함은 “상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위나, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시ㆍ수출 또는 수입하는 행위 또는 상품에 관한 광고ㆍ정가표ㆍ거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위” 등을 말한다. 여기서 ‘거래서류’는 거래에 제공되는 서류로서 생산의뢰서, 지출결의서, 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함되고(대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결, 대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 등 참조), ‘반포’란 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 두는 것을 말한다(대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결, 대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결 등 참조).
영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당한다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).
(2) 원고(가맹본부)는 등록서비스표권자의 지위에 있었고, 원고와 가맹계약을 체결한 가맹사업자 A, B는 가맹계약기간 중 통상사용권자의 지위에 있었다. 원고는 A, B와 가맹계약을 체결할 때 ‘가맹계약서(프랜차이즈 계약 약정서)’에 실사용상표 1을 표시하고 이를 A, B에게 교부하였다. 가맹점사업자 A, B는 내부간판에 실사용표장 2를 표시하고 이를 각 운영하던 점포의 내부에 전시하였다.
(3) 실사용표장 1은 그 한글, 영문 각 부분이 등록서비스표와는 글자체, 색상, 위치에 약간 차이가 있지만, 거래의 통념상 식별표지로서 등록서비스표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우로서 등록서비스표와 동일성이 인정된다. 원고는 가맹계약서를 A, B에게 각 교부함으로써 그 교부한 날 등록서비스표와 사회통념상 동일성이 인정되는 실사용상표 1을 지정서비스업 중 ‘식당체인업’에 관한 거래서류인 가맹계약서에 표시하고 이를 반포하였다고 봄이 타당하다.
피고는 위 ‘프랜차이즈 계약 약정서’가 내부문서에 불과하여 등록서비스표 사용사실의 증거가 될 수 없다고 주장하나, 가맹사업(프랜차이즈)이란 가맹본부가 가맹점사업자로 하여금 자기의 상표ㆍ서비스표ㆍ상호ㆍ간판 그 밖의 영업표지를 사용하여 일정한 품질기준이나 영업방식에 따라 상품 또는 용역을 판매하도록 함과 아울러 이에 따른 경영 및 영업활동 등에 대한 지원ㆍ교육과 통제를 하며, 가맹점사업자는 영업표지의 사용과 경영 및 영업활동 등에 대한 지원ㆍ교육의 대가로 가맹본부에 가맹금을 지급하는 계속적인 거래관계를 의미한다(가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 제2조 제1호). 이처럼 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률의 적용 대상이 되는 가맹계약은 각각 독립된 상인인 가맹본부와 가맹점사업자 사이의 가맹점운영과 관련된 계속적 거래관계에 관한 계약으로 볼 수 있고, 가맹점사업자는 기본적으로 가맹본부의 지원 및 경영지도 등에 기초하여 가맹점을 독자적인 책임과 비용으로 경영하여야 하므로(대법원 2018. 7. 20. 선고 2015두59679 판결 참조), 위 프랜차이즈 계약 약정서를 단순한 내부문서라고 보기는 어렵다. 이와 전제를 달리한 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
(4) 실사용표장 2 중 ‘화로구이’ 부분은 독자적 식별력이 없고 ‘칸’ 부분과 일체불가분하게 결합되어 있다고도 볼 수 없어서 실사용표장 2는 ‘칸’ 부분만으로 분리인식될 수 있는데, 위 ‘칸’ 부분은 도안화된 정도가 문자의 인식력을 압도할 정도가 아니어서 등록서비스표 하단 음역부분 한글 ‘칸’과 거래통념상 동일하다. 실사용표장 2는 거래의 통념상 식별표지로서 등록서비스표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우에 해당하므로, 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장이라 판단된다.
사업자등록증, 영업신고증, 방문객 네이버 블로그 후기(첨부된 사진 포함) 등을 종합하면 A, B가 운영한 점포의 주된 영업은 점포 내 화덕을 이용해 즉석에서 구워 먹을 수 있도록 준비된 육류와 그에 곁들일 음식을 방문객에게 제공하는 것이고, 음식에 곁들일 주류를 제공하는 것은 부수적 영업에 불과했을 것으로 보인다. 이를 포함한 영업개시 경위, 사업자등록과 영업신고상의 업종, 메뉴 구성과 매장 내 안내사항, 수요자의 구성 및 인식 등의 사정에 비추어 보면, A, B는 등록서비스표의 통상사용권자로서 이 사건 심판청구일로부터 3년 내에 각 실사용표장 2를 ‘음식점업’에 속하는 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘카페업, 레스토랑업, 스넥바업, 식당체인업’에 관하여 표시하고 이를 전시하였다고 봄이 타당하다.
(5) 이상을 종합하면, 상표권자인 원고가 지정서비스업 중 ‘식당체인업’에 대한 거래서류에 등록서비스표와 동일한 실사용표장 1을 표시하고 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 둠으로써, 그리고 통상사용권자인 A, B가 지정서비스업 중 ‘카페업, 레스토랑업, 스넥바업, 식당체인업’에 대한 점포 내부에 등록서비스표와 동일한 실사용표장 2를 각 표시하고 이를 전시함으로써, 등록서비스표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 상표권자와 통상사용권자에 의하여 정당하게 사용되었다고 보아야 한다. 위와 같이 등록서비스표가 취소심판청구에 관계되는 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음이 증명된 이상, 원고의 나머지 상표사용 주장사유에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 등록서비스표는 그 전체로서 등록이 취소되어서는 아니 된다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.
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