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l 사건 개요
특허청 심사관은 원고에게 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다는 등의 취지의 의견제출통지를 하였고, 원고의 의견서와 참고자료 제출에도 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다. 이후 원고의 거절결정의 취소를 구하는 심판과 출원발명의 청구항 3 및 4를 삭제하는 심사전치 보정서 제출에도 특허청 심사관은 거절결정을 유지하였다. 특허심판원은 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 보아 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 원고는 이 법원에 피고를 상대로 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기한 뒤 소송계속 중에 출원에 관한 권리를 원고승계참가인에게 양도하였다.
l 판시 요지
이 사건 제1항 발명과 선행발명은 모두 유전체 필름을 형성하기 위한 상온 및 상압에서 액체인 아미노실란 화합물에 관한 것으로, 그 화합물이 화학식 (R1R2N)nSiH4-n의 구조를 가지며, 여기서 R1, R2가 C4H9-이고, n은 1의 정수인 점에서 공통된다.
다만, 선행발명에서는 ① R1, R2가 H-, CH3-, C2H5-, C3H7-, C4H9- 중 어느 하나이며 그 중 적어도 하나가 H-가 아니고, ② n이 1~4의 정수로 다소 넓게 정해진 반면, 이 사건 제1항 발명에서는 ① R1, R2가 선행발명에 개시된 위 알킬기 중의 하나인 C4H9-에 포함되는 ‘sec-부틸기(CH3CH2(CH3)CH-)’로, ② n이 선행발명에 개시된 1~4의 정수에 포함되는 ‘1’로 한정되어 있다는 점에서 차이가 있다. 즉, 이 사건 제1항 발명의 아미노 실란 화합물은 선행발명의 화학식 (R1R2N)nSiH4-n에 포함되는 다양한 화합물 중 디세컨더리부틸아미노실란(DSBAS) 화합물에 해당한다. 따라서, 이 사건 제1항 발명은 유전체 필름을 형성하기 위한, 상온 및 상압에서 액체인 아미노 실란 화합물에 있어서, 선행발명의 대응구성에 개시된 상위개념의 화학식에 포함되는 하위개념을 구성요소로 하는 선택발명에 해당한다.
이 사건 제1항 발명의 DSBAS는 선택발명에 해당하므로, 선행발명의 화학식 (R1R2N)nSiH4-n에 포함되는 유기실란 화합물 모두와 그 효과를 대비하여야 할 것이지만, 위 상위개념에 속하는 하위개념의 화합물 개수가 광범위하여 이를 모두 대비하는 것은 현실적으로 어렵다. 다만, 위 상위개념에 속하는 화합물 중 가장 우수한 효과를 나타내거나 DSBAS와 가장 유사한 화합물에 비하여 DSBAS가 이질적이거나 현저한 효과를 나타낸다면 나머지 화합물에 비해서도 그 이상의 효과가 있다고 할 것이다. 이에 따라 선행발명 화학식의 바람직한 예로 명시된 디이소부틸아미노실란[((C4H9)2N)SiH3, DIBAS]은 이 사건 제1항 발명의 DSBAS와는 탄소 수가 4개인 분지쇄형의 알킬기가 N-SiH3에 연결된 구조인 점에서 동일하고, 단지 알킬기에서 분지된 위치만 차이를 보이는 구조이성질체의 관계이므로 가장 유사한 화합물로 볼 수 있다. 따라서, 이 사건 제1항 발명의 DSBAS가 선행발명에 개시된 DIBAS에 비하여 이질적이거나 현저한 효과를 나타낸다면 나머지 화합물에 비해서도 그 이상의 효과가 있다고 할 수 있을 것이다.
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DSBAS
(알파(α) 위치 분지) |
DIBAS
(베타(β) 위치 분지) |
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그런데 이 사건 출원발명의 명세서 기재에는 DSBAS의 이질적이거나 현저한 효과를 보여줄 만한 아무런 기재가 없고, 선행발명의 명세서 기재에 의하면 선행발명의 DIBAS 등 역시 저온(400℃ 이하)에서 성막이 가능하고, 불순물(수소 함유량)이 저감되고, 경도와 응력이 최적화되고, 스텝 커버리지가 개선되는 등의 유전체 필름을 얻을 수 있다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 그 효과에 있어 별다른 차이가 없는 것으로 보인다. 원고승계참가인이 주장하는 500 내지 700℃ 정도의 낮은 온도에서도 질소원과의 반응성이 우수한 등의 효과는 모두 선행발명의 DIBAS에서도 동일하게 나타나는 것이어서 이 사건 제1항 발명의 DSBAS가 갖는 독자적 효과라고 할 수 없다. 원고승계참가인은 DSBAS가 선행발명에 구체적으로 개시되어 있지 않으므로 구성의 곤란성도 고려하여야 한다고 주장하였는데, 선행발명에 개시된 유기실란 화합물의 화학식에서 C4H9-(부틸기)에는 4가지만이 존재함이 기술상식이고, 선행발명의 DIBAS는 DSBAS와 구조이성질체에 해당하므로, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 쉽게 이 사건 제1항 발명의 구성을 도출할 수 있을 것이다.
그렇다면 이 사건 제1항 발명은 선택발명으로서 선행발명과 대비하여 효과 면에서도 이질적이거나 현저한 효과가 있다고 보기 어렵고 구성의 곤란성도 인정된다고 보기 어려우므로 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다. 따라서 이 사건 출원발명은 특허가 거절되어야 하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에는 위법이 없다.
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