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l 사건 개요
피고들은 특허권자인 원고를 상대로 하여 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였는데, 피고들 중 일부는 이 사건 제1항, 제2항 및 제17항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 도출할 수 있고, 효과에 있어서도 비교대상발명과 대비하여 이질적으로 다른 효과를 갖는다거나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 구체적인 기재가 없으므로 비교대상발명에 의해 진보성이 부정된다는 취지로 이 사건 특허발명 전항에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 나머지는 이 사건 제1항 및 제2항 발명은 비교대상발명의 선택발명에 해당하나, 이 사건 특허발명의 명세서에는 비교대상발명과 대비되는 효과가 명확하게 기재되어 있지 않으므로, 비교대상발명에 의해 진보성이 부정된다’는 등의 취지로 주장하면서 이 사건 제1, 2항 발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이 사건 심판들을 병합하여 심리한 후 ‘이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다’는 이유로 이 사건 특허발명의 특허를 무효로 하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
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이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진 |
선행발명의 실시예 12 화합물 |
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이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진과 선행발명의 실시예 12 화합물은, 다파글리플로진의 위 구조식 중 말단 벤젠 고리의 동일한 치환기 위치에 각각 서로 탄소수 하나의 차이만 있는 작용기들인 에톡시(-OEt)기와 메톡시(-OMe)기가 위치하고 있다는 점에서만 서로 다르고, 나머지 모핵 및 전체 구조, 작용기가 모두 동일하다. 선행발명 및 이 사건 제1항 발명은 모두 당뇨병 치료에 사용되는 나트륨 의존성 글루코스 운반체(SGLT2) 억제제인 ‘C-아릴 글루코시드 화합물’의 제공에 관한 것으로서, 양 발명의 기술분야 및 목적도 서로 동일하다. 또한 선행발명에는 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진의 상위개념에 해당하는 C-아릴 글루코시드 화합물들, 즉 화학식 1의 화합물, 그 중 바람직한 화합물인 화학식 1A의 화합물, 가장 바람직한 화합물인 화학식 1B의 화합물이 각 개시되어 있고, 그 중에서도 실시예 12 화합물은 위 ‘가장 바람직한 화합물’로 제시된 화학식 1B 화합물에 포함되는 화합물로서, 선행발명에서 제법 및 확인 물성이 구체적으로 개시된 15개 화합물 중 하나이다. 다파글리플로진과 실시예 12 화합물은 탄소수 하나 차이의 말단 치환기 하나에서만 차이가 있을 뿐, 모핵과 기본 구조가 서로 동일하다.
선행발명의 내용과 양 화합물의 전체 구조상 유사 정도 및 차이점에 해당하는 치환기의 유사 정도, 선행발명에 개시된 가능 치환기의 범위 등에 비추어 보면 이 사건 특허발명의 우선일 당시 선행발명을 접한 통상의 기술자는 선행발명에서 가장 바람직한 화합물의 구체적 실시예로 특정된 화합물이자 제법과 확인 물성이 구체적으로 개시된 15개 특정 화합물 중 하나인 실시예 12 화합물을 선행발명 명세서에서 제시한 내용에 따라 치환 가능한 2개의 치환기 중 하나인 R4에 대해, 실시예 12 화합물의 해당 작용기인 메톡시기와 가장 유사한 물성을 보이는 작용기 중 하나일 것으로 예측되는 에톡시기로 치환하는 것을 우선적으로 시도해 봄으로써 실시예 12 화합물과 다파글리플로진의 차이점을 일응 쉽게 극복할 것이다.
한편 원고가 주장하는 다파글리플로진의 우수한 효과가 이 사건 제1항 발명의 진보성 인정에 고려될 수 있는지 살펴보면, 이 사건 특허발명과 선행발명의 발명자 및 특허권자는 각각 서로 동일하고, 이 사건 특허발명 명세서의 이 사건 제1항 발명 효과 관련 기재 내용은 선행발명의 그것과 구분되지 아니할 정도로 그 기재가 실질적으로 동일하다. 상위개념인 선행발명으로부터 그 차이점이 일응 용이하게 도출될 것으로 보이는 유사 구성에 의한 후행발명의 경우, 출원인이 출원일 이후에 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법으로 후행발명에 통상의 기술자가 예측할 수 없는 우월한 효과가 있음을 구체적으로 주장·증명할 수 있고, 그와 같은 사정이 해당 후행발명의 진보성 인정에 유리하게 고려될 수 있다고 하더라도, 이는 어디까지나 후행발명의 명세서에, 그 효과에 대한 출원인의 추가적 주장·증명을 가능하게 할 정도의 근거가 되는 기재가 존재함을 전제로 한다고 보아야 한다.
진보성 인정 근거 기재로서 하위개념인 후행발명의 효과에 대한 추가적 주장·증명을 가능하게 할 후행발명 명세서의 기재가 어느 정도에 이르러야 하는지는 사안에 따라 개별적으로 해당 발명의 기술분야 및 특성, 기술수준, 선행발명 및 후행발명의 각 개시 정도 및 대상 범위, 주요 구성의 유사성 및 차이 정도, 효과 기재의 정도, 하위개념인 후행발명에 대한 선택의 곤란성 등을 종합적으로 고려하여 판단하되, 그 기준은 통상의 기술자가 하위개념인 후행발명의 명세서를 통해 상위개념인 선행발명과는 다른 새로운 발명적 사항을 인식할 수 있을 정도로 기재되어 있는지, 향후 추가 자료 제출로 우월한 효과를 인정받더라도 그것이 전체적으로 특허권의 부당한 선점에 해당하지 않는다고 볼 수 있는지에 의해 결정될 것이다.
이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진은, 그 상위개념에 해당하는 화합물인 C-아릴 글루코시드 화합물이 선행발명에 개시되어 있음은 물론, 선행발명에서 가장 바람직한 화합물 중 하나로 구체적 제법과 물성까지 확인된 15개 특정 화합물 중 하나인 실시예 2 화합물과 대비하여 말단 치환기 하나에서만 차이가 나는 매우 유사한 구조의 화합물로서, 그 차이 나는 치환기 역시 서로 탄소수 하나에서만 차이가 나는 메톡시기(실시예 12 화합물)와 에톡시기(다파글리플로진)이어서 그 물리 화학적 특성의 상대적 유사성으로 말미암아 선행발명에 개시된 다른 치환기들에 비해 상호 치환의 시도가 용이한 것으로 보이고, 그 효과에 있어서는 이 사건 특허발명 명세서에 선행발명 대비 극히 유사하거나 실질적으로 동일한 내용만이 기재되어 있을 뿐이므로, 결국 통상의 기술자는 이 사건 특허발명 명세서의 기재를 통해 상위개념인 선행발명과는 다른 새로운 발명적 사항을 인식할 수 없을 것으로 보이는바, 원고가 추가로 제출한 발명자 중 1인의 진술서나 출원 전 작성된 실험노트 등은 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단에 사용될 수 없다. 따라서 원고 주장의 우수한 효과는 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단에 고려될 수 없다.
그렇다면 통상의 기술자는 선행발명으로부터 차이점을 용이하게 극복할 수 있고, 이를 통해 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다. 나머지 청구항들도 선행발명에 의해 진보성이 부정되므로, 이 사건 특허발명은 모두 선행발명에 의해 진보성이 부정되고 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.
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