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l 사건 개요
피고는 원고에 대하여 이 사건 등록상표가 구 상표법 제73조 제1항 제4호 및 제54조 제1항 후단에 해당한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 피고의 이 사건 취소심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
구 상표법 제54조 제1항 후단이 상표권을 지정상품마다 분할하여 이전할 때 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다고 규정한 취지는 동일한 상표의 유사한 지정상품에 대한 상표권의 권리자를 단일화하여 수요자들의 상품출처에 대한 오인․혼동을 방지하기 위함이다.
이러한 점을 고려하면 구 상표법 제54조 제1항 후단 규정에 위반하여 상표권이 분할 이전등록되었음을 사유로 하는 상표등록취소의 대상이 되는 상표권의 범위는 상표권 분할 이전등록에 따라 분할된 상표권들 중 서로 유사한 지정상품을 그 지정상품에 포함하는 상표권 전부라고 봄이 타당하다.
한편 구 상표법 제73조 제1항 제4호에 해당한다는 사유로 상표등록취소심판이 청구되었더라도 그 등록취소심판의 심결 이전 또는 그 등록취소심판의 심결에 대한 취소소송의 사실심 변론종결 이전에 그 사유가 소멸된 경우, 즉 구 상표법 제54조 제1항 후단 규정에 위반하여 상표권이 분할 이전등록되었으나 그 등록취소심판의 심결 이전 또는 그 등록취소심판의 심결에 대한 취소소송의 사실심 변론종결 이전에 유사한 지정상품에 대한 상표권이 동일한 사람에게 귀속된 경우에는 구 상표법 제73조 제5항의 반대해석상 그 상표등록을 취소할 수 없다(대법원 1999. 12. 28. 선고 97후2750, 2767, 2774 판결 참조). 또한, 구 상표법 제73조 제5항의 규정은 취소심판청구 후에 취소의 원인이 된 하자를 치유시킴으로써 취소심판제도를 무용화시키는 것을 방지하기 위한 규정일 뿐이므로, 구 상표법 제73조 제5항에 해당하더라도 취소심판청구 전에 그 취소심판청구에서 주장하는 등록취소사유가 이미 소멸된 경우에는 상표등록을 취소할 수 없다(대법원 1995. 8. 25. 선고 95후132 판결 참조).
분할 상표의 1차 분할이전등록으로 인하여 분할 상표의 지정상품 중 ‘골프가방, 골프공, 골프장갑, 골프채, 골프용잔디관리기’에 대한 상표권은 이화연에게 이전등록된 반면, 분할 상표의 지정상품 중 ‘캐디백’에 대한 상표권은 여전히 이문용, 박보영에게 남아 있게 되었다. 1차 분할이전등록은 구 상표법 제54조 제1항 후단 규정을 위반한 것이므로, 1차 분할이전 상표는 물론 1차 분할이전 등록 이후의 분할 상표도 일응 구 상표법 제73조 제1항 제4호의 등록취소사유에 해당한다.
그러나 기초사실에서 본 바와 같이 1차 분할이전 상표가 불사용을 이유로 등록취소되기 전인 2015. 9. 7. 2차 분할이전등록으로 인하여 분할상표의 1차 분할등록 이후 잔존 지정상품 중 ‘캐디백’ 등을 포함한 일부에 대한 상표권이 이화연에게 이전등록됨에 따라, 분할 상표의 상표권 중 ‘골프가방’은 물론 ‘골프공, 골프장갑, 골프채, 골프용잔디관리기’와 ‘캐디백’에 대한 상표권이 모두 이화연에게 귀속되었다. 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 1차 분할이전 상표와 분할 상표 내지 이 사건 등록상표(3차 분할이전등록 이전의 것)에 대한, 1차 분할이전등록으로 인한 구 상표법 제73조 제1항 제4호의 등록취소사유는 같은 날 소멸되었다고 봄이 타당하다.
또한, 기초사실에서 본 바와 같이 1차 분할이전 상표의 상표권(지정상품: 골프가방, 골프공, 골프장갑, 골프채, 골프용잔디관리기 등)이 이 사건 취소심판 청구일 이전인 2016. 10. 14. 등록취소되었으므로, 그 이후 이 사건 등록상표의 상표권이 3차 분할이전등록을 거쳐 이 사건 취소심판이 특허심판원에 계속 중이던 2018. 4. 2. 원고에게 이전 등록되었다고 하여 이 사건 등록상표가 구 상표법 제73조 제1항 제4호의 등록취소사유에 해당한다고 볼 수도 없다.
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