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l 사건 개요
특허청 심사관은 청구항 1 내지 11은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다는 이유로 의견제출통지를 하였고, 이에 원고는 청구항 3 및 4를 삭제하면서 청구항 1에 병합하는 청구범위를 보정하였으나, 특허청 심사관은 보정된 명세서에 의하더라도 여전히 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였다.
원고는 청구항 1을 보정(이 사건 보정)하고 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 이 사건 보정은 이 사건 출원발명의 최초 명세서에 기재되지 않은 신규사항을 추가한 것이어서 특허법 제47조 제2항의 보정 요건을 위반한 것이고, 청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않으며 명확하게 기재된 것이 아니어서 동법 제42조 제4항 제1호 및 제2호 위배의 새로운 거절이유가 발생한 것이라는 이유로 보정각하결정을 하였고, 제1항, 제2항, 제5항 내지 제11항 발명은 여전히 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 특허거절결정을 하였다.
이에 원고는 거절결정에 대한 불복심판청구를 하였고, 특허심판원은 이 사건 보정각하 결정은 적법하고, 제1항 발명은 선행발명 1 내지 3에 의하며 진보성이 부정되므로 출원발명의 나머지 청구항 발명에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 출원발명을 거절한 원결정은 적법하다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
보정사항 1은 다기능 점토 조성물을 구성하는 체질제, 결합제, 다관능 가교제, 왁스 및 안료의 성분 함량을 한정한 것인데, 이는 최초 출원 시 제8항 발명에 기재된 사항으로, 특허출원서의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 내이고, 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하므로, 특허법 제47조 제2항 및 제3항의 보정요건을 충족한다. 또한, 보정사항 3은 이 사건 제8항 발명을 삭제한 것으로, 특허출원서의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 내이고, 청구항을 삭제하여 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하므로, 동법 제47조 제2항 및 제3항의 보정요건을 충족한다. 따라서 보정사항 1 및 3은 보정요건을 충족한다.
보정사항 2는 결합제를 구성하는 성분들인 셀룰로오스계 고분자 및 PVA계 고분자의 함량비율을 ‘조성물의 고형분 총 중량 기준으로’ 각각 ‘3 내지 10 중량%’ 및 ‘3 내지 30 중량%’로 한정한 것이다. 그런데 보정사항 2는 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 신규사항의 추가에 해당되어 특허법 제47조 제2항에 위배되고, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 것으로 볼 수 없어 동법 제42조 제4항 제1호에도 위배되는 새로운 거절이유도 발생한 것이므로, 보정요건을 충족한다고 볼 수 없다.
재심사 보정은 특허법 제47조 제2항의 보정요건을 충족하지 못하고 동법 제42조 제4항 제1호에 위배되는 새로운 거절이유도 발생한 것이므로, 부적법한 보정에 해당한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 보정각하 결정은 적법하다. 따라서 재심사 단계 이전의 보정에 따른 명세서를 기준으로 출원발명의 진보성이 부정되는지 여부를 살펴본다.
제1항 발명의 구성요소 4는 왁스를 포함하는 것인 반면에, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성요소가 없다는 점에 차이가 있고(차이점 1), 제1항 발명의 구성요소 6 및 7은 결합제가 셀룰로오스계 고분자 및 PVA계 고분자를 함께 포함하면서 다관능 가교제가 수용매 내에서 보레이트계 이온을 형성하는 보레이트계 염 화합물 또는 착물을 포함하는 것인 반면에, 선행발명 1의 대응 구성요소는 폴리비닐알코올 수용액만을 사용하며 가교제로 붕산을 사용하는 점에 차이가 있다(차이점 2).
선행발명 1과 동일한 기술분야에 해당하는 선행발명 2의 발명의 내용에는 봉형 공작용 점토 제조 시 왁스를 포함하는 구성이 기재되어 있다. 차이점 1과 관련된 제1항 발명의 구성은 통상의 기술자라면 선행발명 2의 왁스에 관한 구성을 필요에 따라 선행발명 1의 인조점토 조성물에 단순하게 적용시킬 수 있다고 보여지고, 그에 따른 효과도 통상의 기술자가 예측할 수 있는 정도에 해당한다고 볼 수 있다.
그러나 선행발명 1 내지 3에는 제1항 발명의 ‘건조 전에는 다양한 공작이 가능한 점토로 사용하고 건조 후에는 크레용과 같은 필기구로 사용할 수 있도록 하겠다’는 기술적 사상이 전혀 나타나 있지 않고, 이러한 기술적 사상에 근거하여 ‘결합제로 셀룰로오스계 고분자 및 PVA계 고분자를 함께 포함하고 다관능 가교제로서 수용매 내에서 보레이트계 이온을 형성하는 보레이트계 염 화합물 또는 착물을 포함’하는 기술적 구성에 대해서 전혀 시사 또는 암시하고 있지 않다. 그렇다면 차이점 2와 관련된 제1항 발명의 구성은, 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3으로부터 용이하게 도출할 수 있다고 볼 수 없고, 그에 따른 제1항 발명의 효과도 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3으로부터 예측할 수 있는 것이라 보기 어렵다.
결국 제1항 발명은 선행발명 1 내지 3으로부터 진보성이 부정되지 아니한다. 제1항 발명이 선행발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정되지 않는 이상, 제1항 발명의 종속항인 제2항 및 제5항 내지 제10항 발명과 제1항 발명의 구성을 그대로 포함하고 있는 제11항 발명도 마찬가지의 이유로 선행발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정되지 않는다. 따라서 이 사건 보정각하 결정은 적법하나, 출원발명은 선행발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정되지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.
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