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l 사건 개요
(1) 소외 P는 특허심판원에 피고를 상대로 청구항 1, 2로 구성된 특허발명의 진보성을 다투며 ‘종전 무효심판’을 청구하였고, 피고는 그 절차에서 청구항 1을 삭제하는 정정청구를 하였다. 특허심판원은 피고의 정정청구는 적법하고, 2항 발명은 선행발명들에 의하더라도 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 정정을 인정하며 P의 무효심판청구를 기각하는 ‘종전 심결’을 하였다. 이에 P는 종전 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 특허법원이 청구기각판결을 하고 그 판결이 확정됨으로써 심결은 확정되었다.
(2) 위 심결확정 후 원고는 ‘제2항 발명과 그 설명의 기재는 불명확해서 특허법 제42조 제4항 제2호, 제3항 제1호의 기재불비 사유가 있고, 제2항 발명은 선행발명 1~3에 의하여 진보성이 부정된다”라고 주장하면서 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 ‘원고의 주장은 이유없고, 원고 청구는 일사부재리원칙에 어긋난다.’라는 이유로 위 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부를 본다. 종전 무효심판에서 청구원인이 된 무효사유는 ‘진보성 결여’이었으나, 이 사건 심판절차에서는 그 심결 시를 기준으로 볼 때 진보성 결여 외에도 ‘특허법 제42조 제4항 제2호 및 같은 조 제3항 제1호 규정에 위배된 기재불비’의 무효사유가 추가되었으므로, 이 사건 심판청구는 그 자체로 ‘동일사실’에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 나아가 살필 필요 없이 부적법하다. 또한 원고 주장 중 진보성 관련 부분은 종전 무효심판에서 청구원인이 된 무효사유와 공통되는데, 이 사건에서 새로이 제출된 선행발명 1, 2는 확정된 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라 볼 수 있으므로, 이러한 점에서도 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다.
(2) 선행발명들이 확정된 종전 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부를 본다. 제2항 발명과 선행발명 1을 대비하면, 특허발명의 구성요소와 선행발명 1의 대응구성은 특허발명 구성요소 4에서는 압착롤러로 압착가공하는데 반해, 선행발명 1에서는 ‘가압’한다고만 기재되어 있고 압축롤러로 압착가공하는 공정에 대해서는 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점(차이점 1), 특허발명 구성요소 7의 페트 필름이 제거된 네일 스티커를 일정 크기로 타발가공하는 타발단계가 선행발명 1에는 기재되지 아니하였다는 점(차이점 2)에 차이가 있고, 나머지 구성요소는 동일하다.
차이점 2는 선행발명 2로부터 쉽게 극복될 수 있다고 보인다(이 점은 당사자 사이 다툼이 없다). 특허발명과 선행발명 1은 모두 UV 코팅액(자외선 경화형 수지)이 건조되기 전에 페트 필름(폴리에스테르 필름)이 합포된 베이스 필름(염화 비닐 시트)을 가압함으로써, 표면을 평평하게 하여 평면광이 발생하도록 한다는 점에서 그 구성의 본질이 동일하며 압착롤러를 이용한 가압 공정은 당해 특허발명의 기술분야에서 통상의 기술자가 특허발명의 당면한 기술적 과제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 기술에 해당한다는 점 등 사정을 종합하면 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.
제2항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 따라서 선행발명 1, 2는 확정된 종전 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 봄이 타당하다.
(3) 그렇다면 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배된다고 볼 수 없는데도 이와 결론을 달리하여 이 사건 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 부적법하므로, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 한다.
키워드: 특허, 일사부재리, 기재불비, 진보성, 용이도출, 용이결합, 네일 스티커 제조방법
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