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l 사건 개요
원고는 피고들의 특허권 침해를 원인으로 피고들의 특허권침해금지 및 침해조성물폐기, 손해배상을 청구하였다. 이에 제1심법원은 원고의 위 청구를 일부 인용하였다. 원고, 피고들은 이에 불복하여 항소를 제기하면서 원고는 청구를 추가 및 확장하였고, 환송 전 이 법원은 추가된 청구 일부와 확장된 청구 중 일부 및 피고들의 항소를 일부 받아들이는 취지의 판결을 선고하였다. 원고, 피고들은 이에 불복하여 상고를 제기하였고, 대법원은 환송 전 이 법원 판결의 원고 패소 부분 중 이 사건 제1항 발명을 이용하여 카테터와 허브에 봉합사나 그 지지체를 조합한 제품 관련 부분, 이 사건 제5항, 제6항 발명 부분 및 피고 OO메디칼에 대한 손해배상청구 부분을 파기하여 이 부분 사건을 이 법원에 환송하고, 원고의 나머지 상고와 피고들의 상고를 모두 기각하는 판결을 선고하였다. 원고는 환송 후 이 법원에서 일부 청구를 감축 및 추가, 확장한 사안이다.
l 판시 요지
이 사건 특허발명은 외과적 수술에 사용되는 의료용 실을 체내에 삽입하고 고정하는 시술을 시행하는 데 사용된다. 이 사건 제1항 발명은 ‘의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공(中空)의 가요성(可撓性) 도관을 구비하는 관부재와 관부재의 도관 내부에 삽입되어 관부재보다 큰 강성을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단(구성요소 1)’과 ‘삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 관부재의 체결부에 연결되어 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 의료용 실 공급수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치(구성요소 2)’로 구성된다. 통상 삽입경로 형성수단의 관부재를 목표 지점까지 삽입한 후 지지부재를 제거하고, 남은 관부재의 체결부에 의료용 실 삽입장치를 체결하여 이를 통해 의료용 실을 고정시킬 지지체가 형성되어 있는 의료용 실을 관부재로 삽입하며, 관부재를 제거하고 의료용 실에 형성되어 있는 지지체를 목표 지점에 고정시킨 후 다른 쪽 실을 잡아당기는 등의 방법으로 위 발명을 이용한 시술이 이루어진다. 피고들은 국내에서 별지1 목록 제1 내지 6항 기재 제품인 이 사건 카테터, 푸시로드, 천공수단, 봉합사, 허브(별지1 목록 제5항 기재 참고사진 중 좌측 사진과 같은 제품), 봉합사 지지체(원통형 봉합사 지지체)를 생산하였는바, 피고 OOO 등은 일본에 있는 OOOO 병원에 판매하여 피부 리프팅 시술에 사용되도록 할 목적으로 피고 OO메디칼 등 하청업체들을 통하여 이 사건 카테터와 허브를 생산하였다(이하 피고 OOO 등이 이 사건 특허발명과 관련하여 생산한 제품을 '피고 실시제품‘이라 한다). 이 사건 카테터와 허브는 이 사건 제1항 발명의 ‘삽입경로 형성수단’과 ‘의료용 실 삽입장치’에 각각 대응하고 그 구성과 효과가 동일하다. 이 사건 제1항 발명은 위 ‘삽입경로 형성수단’과 ‘의료용 실 삽입장치’를 구성으로 할 뿐, 여기에 추가되는 의료용 실 또는 의료용 실 지지체의 결합관계에 대한 한정은 없다. 이러한 사정을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고 실시제품 중 이 사건 카테터와 허브에 의료용 실과 의료용 실 지지체에 각각 대응하는 이 사건 봉합사와 봉합사 지지체(원통형 봉합사 지지체)의 전부 또는 그중 하나를 조합한 제품은 이 사건 제1항 발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 그 일체성을 유지하는 경우에 해당하므로, 이 사건 제1항 발명의 특허권에 대한 침해가 성립한다.
이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로, ‘삽입될 의료용 실을 중공의 의료용 실 공급관 내측에 구비하는 의료용 실 보유부를 구비하는 의료용 실 공급수단(구성요소 4)’과 ‘의료용 실 보유부는 관부재의 장착홈에 체결되는 상보적인 형상으로 된 커넥터를 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치(구성요소 5)’를 추가한 발명인데, 위 추가 구성들은 피고 OOO 등이 생산한 허브와 봉합사의 개별 제품에 대응한다. ‘의료용 실 삽입장치’에 대응하는 이 사건 허브가 ‘삽입경로 형성수단’에 대응하는 이 사건 카테터의 장착홈에 체결되는 커넥터를 구비하고 있음은 당사자들 사이에 다툼이 없다. ‘구비하는’이라는 말은 통상 ‘갖추어진' 것을 의미할 뿐, 물리적으로 고정되거나 결합되어 있을 것을 의미하지는 않는다. 그리고 이 사건 특허발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 기술자가 의료용 실을 중공의 의료용 실 공급수단인 허브의 안쪽에 배치하여 관부재에 삽입하여 사용하는 데 별다른 기술적 어려움이 없다. 결국 이 사건 제5항 발명의 각 구성요소와 각 구성요소 간의 유기적 결합관계가 피고 OOO 등이 생산한 이 사건 카테터, 허브, 봉합사의 개별 제품에 그대로 포함되어 있으므로, 이 사건 제5항 발명의 특허권에 대한 침해가 인정된다.
피고 OOO 등이 이 사건 카테터, 허브, 봉합사, 봉합사 지지체(원통형 봉합사 지지체)의 개별 제품을 생산한 것만으로도 국내에서 이 사건 제6항 발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로서 이 사건 제6항 발명의 특허권을 침해하였다고 봄이 상당하다. 이 사건 제6항 발명은 이 사건 제5항과 제1항 발명을 순차로 인용하는 종속항으로, ‘의료용 실의 단부에는 의료용 실이 생체의 조직 내에 고정되도록 하기 위한 의료용 실 지지체가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치(구성요소 6)’를 추가한 발명인데, 위 추가 구성 중 ‘의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체가 형성되어 있는’ 구성은 피고 실시제품 중 이 사건 봉합사와 봉합사 지지체의 개별 제품에 대응한다. 피고 OOO 등은 이 사건 카테터, 허브, 봉합사, 봉합사 지지체(원통형 봉합사 지지체)의 개별 제품을 생산함으로써 이 사건 제6항 발명의 실시를 위한 구성 전부를 생산하였다. 위 개별 제품들은 애초부터 일본에 있는 OOOO 병원에 판매하여 동일한 피부 리프팅 시술 과정에서 함께 사용되도록 할 의도로 생산된 것이다. 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 따르면, 실시예의 하나로 의료용 실 단부에 매듭을 형성하여 지지체의 설치 위치를 지정하는 것을 제시하고 있기는 하나, 그 밖에 이를 고정하거나 결합하는 방법을 제시하고 있지 않다. 오히려 명세서에서는 지지체를 ‘배치’한다는 표현을 더 많이 사용하고 있는데, 이러한 이 사건 제6항 발명의 청구범위와 명세서의 기재를 종합하면, 의료용 실 지지체를 의료용 실의 단부에 결합‧고정하는 방법은 통상의 기술자가 적절하게 선택할 수 있는 정도에 불과하다. 위 시술 전 또는 시술 과정에서 이와 같이 의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체를 배치하여 고정시키는 것은 통상의 기술자에게 자명하고, 통상의 기술자라면 별다른 어려움 없이 위 개별 제품들을 각 기능에 맞게 조립‧결합하여 사용할 수 있다.
피고 실시제품 중, ① 이 사건 카테터와 허브에 이 사건 봉합사, 봉합사 지지체(원통형 봉합사 지지체)의 전부 또는 그중 하나를 조합한 제품은 이 사건 제1항 발명의 특허권에 대한 이용침해가 성립하고, ② 이 사건 카테터, 허브, 봉합사를 조합한 제품은 이 사건 제5항 발명의 특허권에 대한 문언침해도 성립하며, ③ 이 사건 카테터, 허브, 봉합사, 봉합사 지지체(원통형 봉합사 지지체)를 조합한 제품은 이 사건 제5항의 특허권에 대한 이용침해 및 이 사건 제6항 발명의 특허권에 대한 문언침해도 성립한다.
원고 제품은 봉합사, 봉합사 지지체(Cone, 콘) 및 허브(Hub)로 이루어진 ‘Youngs Thread’, 지지부재(Guiding Wire)와 관부재(Tube)로 이루어진 ’Youngs Pointer‘ 및 천공수단(Puncture)과 푸시바(Push bar)로 이루어진 ‘Youngs Starter’로 구성되어 있고, 특히 원고 제품 중 ‘Youngs Thread’는 봉합사, 봉합사지지체, 허브가 1:1:1로 결합된 제품인 반면, 피고 OOO 등은 이 사건 카테터, 허브, 봉합사, 봉합사 지지체, 스타터(이 사건 푸시로드 및 천공수단)를 개별적으로 생산하였을 뿐이고, 특히 이 사건 봉합사, 봉합사 지지체, 허브의 경우 원고 제품과 동일하게 이 사건 봉합사, 봉합사 지지체, 허브를 1:1:1로 결합한 상태로 이를 수출한 것으로 보이지 않아(앞서 본 바와 같이 원고 역시 이 사건 봉합사, 봉합사 지지체, 허브가 각 1:1:1로 조합되는 외에도 다양한 형태로 조합될 수 있음을 전제로 다양한 조합 형태의 피고 실시제품에 대해 침해금지를 구하였고, 뒤에서 보는 바와 같이 피고 OOO 등이 생산한 이 사건 봉합사, 봉합사 지지체, 허브의 각 생산 수량에도 차이가 있어 위 각 제품이 1:1:1로 대응되지도 않는다) 원고 제품과 피고 실시제품의 판매 형태가 일치한다고 단정할 수 없으므로, 원고 제품의 판매 형태에 따른 피고 실시제품의 양도 수량 등을 정확히 산정하기 어려운 점, 원고 주장의 침해제품으로서 피고 실시제품 중 일부인 이 사건 카테터, 허브, 봉합사의 조합 제품 또는 이 사건 카테터, 허브, 봉합사 지지체(원통형 봉합사 지지체)의 조합 제품과 대응하는 원고 제품이 결여되어 있어 위 침해제품과 관련하여 원고 제품의 단위 수량당 이익액을 그대로 적용할 수 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 주장하는 바와 같이 이 사건 제1항, 제5항, 제6항 발명의 특허권 침해행위로 인한 손해에 대하여 특허법 제128조 제2항에 의하여 원고의 손해액을 구체적으로 산정하거나 추정하기는 어렵다.
다음과 같은 사실 및 사정과 아울러 피고들이 피고 실시제품을 생산한 기간 및 태양 등 그 밖에 변론 과정에 나타난 여러 사정을 고려하면, 피고 OOO 등이 피고 실시제품 중 이 사건 카테터, 허브, 봉합사, 봉합사 지지체(원통형 봉합사 지지체) 를 생산하는 등으로 이 사건 제1항 발명의 특허권을 침해함으로써 원고에게 배상하여야 할 손해액은 1,000,000,000원, 피고 OO메디칼이 이 사건 카테터를 생산하는 등으로 이 사건 제1항 발명의 특허권을 간접침해함으로써 원고에게 배상하여야 할 손해액은 200,000,000원 정도로 평가함이 상당하다.
피고 실시제품 중 침해제품은, ㉠ 이 사건 카테터, 허브, 봉합사의 조합 제품(이 사건 제1항 발명의 특허권을 이용침해함과 동시에 이 사건 제5항 발명의 특허권을 문언침해하는 제품), ㉡ 이 사건 카테터, 허브, 봉합사 지지체(원통형 봉합사 지지체)의 조합 제품(이 사건 제1항 발명의 특허권을 이용침해하는 제품), ㉢ 이 사건 카테터, 허브, 봉합사, 봉합사 지지체(원통형 봉합사 지지체)의 조합 제품(이 사건 제1항, 제5항 발명의 특허권을 각 이용침해함과 동시에 이 사건 제6항 발명의 특허권을 문언침해하는 제품)이다. 또한 앞서 본 바와 같이 이 사건 카테터는 이 사건 제1항 발명의 ‘삽입경로 형성수단’과 같은 용도로 쓰일 목적으로 그 용도에 맞는 형태로 제작된 것이고, 이 사건 제1항 발명 물건의 생산에 사용되는 이외에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도는 없다고 보이는바, 이에 의하면 이 사건 카테터는 이 사건 제1항 발명 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 봄이 타당하므로, 피고 OO메디칼이 이 사건 카테터를 생산한 행위는 이 사건 제1항 발명의 특허권을 간접침해한다. 그리고 특허법 제130조에 따라 피고들의 과실은 추정된다. 이 사건 카테터와 허브에 이 사건 봉합사, 봉합사 지지체를 조합한 제품의 판매수량은 이 사건 카테터의 판매수량 14,500개, 이 사건 허브의 판매수량 116,900개, 이 사건 봉합사의 판매수량 113,832개, 이 사건 봉합사 지지체의 판매수량 107,856개 중에서 수치가 가장 적은 이 사건 카테터의 판매수량과 같다고 봄이 상당하므로, 이 사건 봉합사, 봉합사 지지체의 판매수량 중 위 침해품의 수량에 포함되는 것은 각 14,500개이다. 그리고 원고의 Youngs Thread(L)의 재료비 중 봉합사 및 봉합사 지지체가 차지하는 비율은 약 76%[≒ 61,166,564원(= 봉합사 39,844,283원 + Cone 21,322,281원)/80,412,114원 × 100]이고, Youngs Thread(L)의 단위수량당 이익액은 101,166원이므로, Youngs Thread(L) 중 봉합사와 봉합사 지지체가 차지하는 단위수량당 이익액은 약 76,886원(= 101,166원 × 76%)이 된다. 또한 원고의 Youngs Thread(S)의 재료비 중 봉합사 및 봉합사 지지체가 차지하는 비율은 약 79%[≒ 39,828,671원(= 봉합사 24,473,717원 + Cone 15,354,954원)/50,253,244원 × 100]이고, Youngs Thread(S)의 단위수량당 이익액은 75,254원이므로, Youngs Thread(S) 중 봉합사와 봉합사 지지체가 차지하는 단위수량당 이익액은 약 59,450원(= 75,254원 × 79%)이 된다. 따라서 이 사건 카테터 및 허브에 이 사건 봉합사, 봉합사 지지체를 조합한 제품 중 이 사건 봉합사, 봉합사 지지체로 인한 손해액은 약 1,001,513,000원[= 615,088,000원(= 8,000개 × 76,886원) + 386,425,000원(= 6,500개 × 59,450원)]으로 산정할 수 있다.
한편, 피고 OO메디칼의 이 사건 제1항 발명의 특허권 간접침해로 인한 손해액에 관하여 보건대, 이 사건 카테터는 페이스 업 캐뉼러 100㎖ 제품 및 페이스 업 캐뉼러 45㎖ 제품으로 구분되고, 페이스 업 캐뉼러 100㎖ 제품은 원고의 Youngs Pointer 100 제품에 대응되는데, 그 판매수량이 8,000개이고, 원고의 Youngs Pointer 100 제품의 단위수량당 이익액이 18,960원이므로, 이로 인한 손해액은 151,680,000원(= 8,000개 × 18,960원)이 된다. 또한, 페이스 업 캐뉼러 45㎖ 제품은 원고의 Youngs Pointer 50 제품에 대응되는데, 그 판매수량이 6,500개이고, 원고의 Youngs Pointer 50 제품의 단위수량당 이익액이 11,404원이므로, 이로 인한 손해액은 74,126,000원(= 6,500개 × 11,404원)이 된다. 따라서 이 사건 카테터로 인한 손해액은 총 225,806,000원(= 151,680,000원 + 74,126,000원)이다
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