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l 사건 개요
피고는 원고를 상대로 등록상표는 선등록상표1~3과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호 사유에 해당하고, 선사용상표 ‘아이키커’와의 관계에서 제11호, 제12호, 제13호의 등록무효사유가 있다고 주장하며 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호의 무효사유가 있다는 이유로 피고의 청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
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선사용상표 1 |
선사용상표 2 |
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(1) 피고는 심판절차에서 선사용상표를 ‘아이키커’로 특정하였으나, 사용상품에는 그 표장이 그대로 사용된 것이 아니라 선사용상표 1, 2와 같이 사용되었음을 알 수 있으므로, 선사용상표는 실제 사용된 위 표장들로 특정한다.
(2) 선사용상표 2의 사용 경위와 기간, 사용상품인 어린이 음료 제품(홍삼농축액 등이 포함된 것)의 매출액·광고비 및 시장점유율, 시장에서의 인지도 등을 고려할 때, 선사용상표 2는 등록상표의 출원일 당시 사용상품과 관련하여 국내의 수요자, 거래자에게 피고의 표시로 알려져 있었다고 보인다(원고는 선사용상표 1과 선사용상표 2는 동일성이 인정되지 않는 별개의 상표이고 그 사용실적을 분리하여 판단해야 한다고 주장하나, 선사용상표 1은 사용기간이 단기이고 매출액 비중이 매우 작으므로, 그에 관한 자료를 제외하더라도 선사용상표 2는 국내의 수요자에게 알려진 것으로 볼 수 있다).
오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결 등 참조). 선사용상표 2와 등록상표는 채색, 도안화의 여부와 글자 수의 차이로 외관이 비유사하다. 등록상표는 3음절의 한글 단어 ‘아이커’로 호칭될 것이고, 4음절에 불과한 선사용상표 2는 일체로서 ‘아이키커’라 호칭할 것으로 보인다. 선사용상표 2는 등록상표의 앞 2글자 ‘아이’로 시작하고, 그 뒷부분 ‘커’로 끝나며 등록상표 호칭 전부인 ‘아이커’가 모두 선사용상표 2의 호칭에 포함된다는 공통점이 있다. 유일한 차이는 선사용상표 2에는 3번째 음절에 ‘키’가 있는 반면 등록상표는 ‘커’가 포함되지 않았다는 점이다. 그런데 선사용상표 2의 3번째 음절 ‘키’와 4번째 음절인 ‘커’는 모두 거센소리 ‘ㅋ’을 초성으로 하고 있어서 빨리 발음할 경우 3번째 음절인 ‘키’가 4번째 음절인 ‘커’에 흡수되어 청감의 독립성이 매우 약해지고, 전체적으로 양 상표는 호칭이 유사하게 청감된다. 결국, 양 상표의 호칭은 1음절의 차이가 있기는 하지만 전체적·객관적·이격적으로 관찰할 때 그 호칭이 매우 유사하다. 선사용상표 2와 등록상표는 모두 사전에 등재되지 않은 조어표장이지만 ‘아이’, ‘키’, ‘커’는 상대적으로 쉽고 흔한 낱말이므로, 어린이 음료나 건강기능식품 등의 일반수요자로서는 선사용상표 2를 표장 상단의 ‘아이’와 하단의 ‘키커’가 결합한 표장으로, 그리고 등록상표는 ‘아이’와 ‘커’가 결합한 표장으로 쉽게 이해할 수 있을 것으로 보인다. 여기서 ‘아이’는 ‘어린아이’라는 의미이고, ‘키’는 ‘몸의 길이’, 그리고 ‘커’는 ‘몸의 길이가 자라나다’ 혹은 ‘사람이나 사물의 외형적 길이, 넓이, 높이, 부피 따위가 보통 정도를 넘다’를 의미한다. 선사용상표 2와 등록상표는 모두, 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 거래자나 일반수요자에게 ‘어린아이의 몸의 길이가 자라다’, ‘어린아이의 몸의 길이가 보통 정도를 넘다’와 같이 인식될 것이므로, 그 관념이 동일하거나 매우 유사하다. 결국 등록상표는 선사용상표 2와 호칭 및 외관이 동일하거나 매우 유사하여 동일∙유사한 상품에 사용될 경우 그 출처의 오인∙혼동을 일으킬 우려가 있는 것으로서 전체적으로 그 표장이 매우 유사한 것으로 판단된다.
앞서 살펴본 선사용상표 2의 알려진 정도 및 등록상표와의 동일∙유사성의 정도에다가, 등록상표의 지정상품에는 ‘홍삼농축액, 홍삼분말, 홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품, 가공식품용 홍삼추출액’이 포함된 점[원고는 심결취소소송을 제기하면서 위 지정상품들을 그 청구취지에서 제외하였으나, ‘부정한 목적’은 출원 당시를 기준으로 판단하여야 할 뿐만 아니라, 하나의 상표등록 출원에 포함된 지정상품들 사이에 주관적 의사인 ‘부정한 목적’의 유무 판단을 다르게 할 수는 없다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 취지 참조)], 과거 원고가 등록상표와 동일한 표장의 기존상표를 출원해 등록받았지만 기존상표는 지정상품이 등록상표와 상당히 다르고 그 실질적인 사용실적도 거의 없으며 기존상표가 상당한 기간 사용되지 아니한 점, 원고와 피고는 모두 영업규모가 크고 인지도가 높은 동종업체인 점 등의 사정을 더하면, 원고는 등록상표의 출원 당시 부당한 이익을 얻거나 선사용상표 2의 권리자인 피고에게 손해를 끼치려는 부정한 목적을 가지고 있었던 것으로 봄이 타당하다.
(3) 선사용상표 2는 등록상표의 출원일을 기준으로 국내의 일반수요자들에게 피고를 표시하는 것으로 알려져 있었던 점은 앞서 인정한 바와 같고, 그 이후 선사용상표 2의 인지도가 달라졌다는 등의 사정이 보이지 아니하므로, 선사용상표 2는 등록상표의 등록결정일을 기준으로도 국내의 수요자들에게 피고를 표시하는 것으로 알려져 있었던 것으로 인정할 수 있다. 등록상표와 선사용상표 2는 매우 유사한 상표에 해당한다는 점은 앞서 본 바와 같다.
등록상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 ‘홍삼농축액, 녹각, 백복령, 비타민, 칼슘이 함유된 제품’과 용도와 형상, 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등에서 공통점이 있으므로, 거래통념상 동일·유사한 상표를 위 상품들에 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 유사한 상품에 해당하거나, 적어도 위와 같은 공통점으로 인하여 등록상표의 지정상품은 선사용표장의 사용상품과 경제적으로 밀접한 견련관계가 있는 것으로 판단된다.
원고는, 등록상표의 지정상품은 주로 ‘건강기능식품’ 등인 반면 선사용상표의 사용상품은 건강기능식품이 아닌 식품이어서 그 지정상품이 유사하지 않다고 주장한다. 건강기능식품법과 상표법 제34조 제1항 제12호는 그 입법취지를 달리하고 건강기능식품법 정의규정상 ‘건강기능식품’은 ‘식품’에 포함되는 하위분류이므로 건강기능식품과 그 외의 식품은 그 자체로 비유사하다고 볼 수는 없는 점, 식물추출물 등은 그 함량에 따라 건강기능식품으로도, 건강기능식품 이외의 식품으로도 분류될 수 있는 점 등의 사정을 종합하면, 등록상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품은 용도와 성질, 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려할 때 유사하다고 인정할 수 있다.
(4) 결국 등록상표는 선사용상표 2와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호, 제12호의 등록무효사유가 있으므로 이 사건 심결은 적법하다.
키워드: 상표, 표장의 유사성, 상품의 유사성, 상표법 제34조 제1항 제13호, 상표법 제34조 제1항 제12호, 부정한 목적, 건강기능식품, 어린이 음료, 홍삼, 아이커, 아이키커
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