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l 사건 개요
원고는 피고를 상대로 확인대상발명은 제1항, 제2항 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 원고의 위 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 제1, 2항 특허발명은, 특허발명의 명세서에는 음극거치 고정대와 전해연마 대상물 사이, 음극거치 고정대, 음극판, C형 클램프 사이의 결합 구조에 대해 명확히 기재하고 있어서 통상의 기술자라면 이를 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해하고 재현할 수 있는 점 등을 종합하면, 그 기술적 범위가 불명확하여 권리범위를 인정할 수 없다고 보기 어렵다.
(2) 확인대상 전해연마 장치는 선행발명 1, 2, 4, 5, 6 중 어느 하나에 의해, 선행발명 1에 주지관용기술을 결합하여, 선행발명 1, 5, 6 중 어느 하나에 선행발명 2, 3, 4 중 어느 하나를 결합함으로써 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당되지 않는다.
(3) 간접침해 성립여부를 본다. 특허법 제127조 제1호는 이른바 간접침해에 관하여 “특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 것으로 본다”고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다. 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 “생산”이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이다. 나아가 특허 물건의 생산“에만” 사용하는 물건에 해당되기 위해서는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조).
확인대상 전해연마 장치는 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소를 그대로 가지고 있으므로, 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속한다. 따라서 확인대상 전해연마 장치를 구성하는 구성품 중 하나인 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 생산에 사용되는 것이다. 제2항 특허발명의 부가구성은 ‘플레이트의 양면에 각각 형성되며, 고무, 우레탄, PVC, 백그라이트 중 어느 하나로 이루어진 절연판’에 관한 것인데, 확인대상 전해연마 장치 또한 음극거치 고정대의 플레이트 상면과 하면에 PVC 또는 백그라이트 재질의 절연판이 배치되어 있어서, 제2항 특허발명의 부가구성도 그대로 가지고 있으므로, 제2항 특허발명의 권리범위에 속한다. 따라서 확인대상 전해연마 장치를 구성하는 구성품 중 하나인 확인대상발명은 이 사건 제2항 특허발명의 생산에 사용되는 것이다.
(4) 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하는 점은 특허권자가 증명하여야 한다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결, 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조). 그런데 아래와 같은 사정을 종합하면, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 심결 당시 확인대상발명이 제1, 2항 특허발명의 생산에만 사용되는 물건이라는 점이 증명되었다고 보기 어렵다. 확인대상발명인 음극거치 고정대는 플레이트와 체결부로 이루어진 것이다. 종래 도금 수조의 외부에 대형의 거치대를 활용하여 양극 거치봉을 활용하여 양극을 거치하던 기술에 비해 탭홀을 구비한 작업대상물의 경우 플레이트와 체결부로 이루어진 거치대를 사용하는 경우에 거치대의 크기, 작업 공간 크기 등에서 소형화됨으로써 양극 거치봉의 거치가 용이해지는 효과가 있음은 이 기술분야의 통상의 기술자라면 쉽게 파악할 수 있다. 거치대의 일측에 형성된 돌출부가 도금 대상 제품의 홀에 끼워져 있고, 거치대의 플레이트에는 전극이 거치되어 있으며, 고정대와 전극은 C형 클램프로 고정되되, C형 클램프와 전극 사이는 절연판이 개재되어 있는 사실을 인정할 수 있는데, 그 ‘거치대’는 확인대상발명과 동일한 구조로 되어 있음을 알 수 있다. 그런데 도금 작업에서는 도금 대상 제품은 음극으로 하고, 제품과 이격된 위치에 설치되는 전극은 양극이 되어야 함은 기술 상식인 점에 비추어 보면, 위 거치대는 양극이 거치되어 고정되는 ‘양극거치 고정대’로 사용된 것으로 판단된다. 그렇다면 피고는 확인대상발명과 동일한 구조의 ‘거치대’를 확인대상 전해연마 장치가 아닌 도금 작업에서 양극을 지지하는 용도로 사용하였던 것으로 보이고, 한편 피고가 도금 작업에서 양극을 지지하는 용도도 사용한 것이 경제적, 상업적 내지 실용적인 것이 아니라는 점을 인정할 만한 객관적 자료는 없다.
(5) 확인대상발명은 제1, 2항 특허발명의 생산에 사용되는 것이기는 하지만, 그렇다고 하여 제1, 2항 특허발명의 생산에만 사용될 수 있는 것은 아니라고 판단된다. 따라서 확인대상발명을 실시한 것이 제1, 2항 특허발명을 간접침해한 것이라 볼 수는 없다.
키워드: 특허, 등록무효,
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