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l 사건 개요
원고들은 2019. 8. 5. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 “이 사건 등록상표( )는 그 지정상품인 ‘공예용 점토, 모형제작용 점토, 학습교재용 점토’ 등과 관련하여, 동종의 거래관계자들과 일반 소비자들 사이에 ‘알갱이 형태의 점토’를 의미하는 용어로 사용되어 왔으므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제6조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 또한 이 사건 등록상표는 비교적 쉬운 영어단어인 ‘form’과 ‘clay’가 결합한 ‘form clay’의 한글 음역 표장이고, 그 표장을 구성하는 단어의 전체적이고 객관적인 의미, 사용상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 고려하면 일반 수요자들로 하여금 전체적으로 ‘쉽게 형상이나 모양을 만들 수 있는 점토/찰흙’이라고 관념될 것이므로, 그 지정상품과 관련하여 상품의 품질이나 내용, 용도 등을 직접적으로 나타내는 표장에 해당할 뿐만 아니라, 그 지정상품 분야에서 누구나 자유로이 사용하여야 할 것이라는 공익적인 견지에서 특정인이 독점적으로 사용하게 하는 것은 적절하지 않은 상표에도 해당하므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다”는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 무효심판(2019당2511)을 청구하였다. 특허심판원은 2019. 11. 20. 「‘폼클레이’가 알갱이 형태의 점토를 의미하는 보통명칭이나 관용표장에 해당한다고 볼 수 없으므로 구 상표법 제6조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하지 않고, ‘폼클레이’는 조어상표로서 식별력이 인정되고 공익상 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 해당하지 않으므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하지 않는다.」는 이유로 원고들의 위 심판청구를 모두 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
아래의 사실 또는 사정 등을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표( )는 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 봄이 타당하다. ① 2007년경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2016. 12. 19.까지 국내의 인터넷 검색사이트에서 ‘폼클레이’라는 단어가 ‘스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토’를 지칭하거나 이와 관련한 미술 교육, 공예, 작품 등과 관련하여 다수 검색된다. ② 문화센터, 놀이공원, 초등학교 등 다수의 기관에서 어린이들을 상대로 미술 수업, 체험 활동 등의 일환으로 ‘스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토’를 재료로 하는 공예 수업 등을 하고 있으며, 이와 같은 공예 수업, 체험 활동 등을 ‘폼클레이 수업’, ‘폼클레이아트’ 등으로 지칭하고 있다. ③ 원고들과 피고를 포함한 다수의 미술 재료 관련 제품의 제조․판매자들이 이 사건 상표의 등록결정일 이전부터 ‘스티로폼과 점토를 섞어 만든 알갱이 모양의 점토’ 제품을 제조, 판매하고 있는데, 그 과정에서 위 제품을 ‘폼클레이’라고 지칭(그 외에 위와 같은 제품을 지칭하는 일반명칭은 없는 것으로 보인다)하거나 또는 ‘폼클레이’를 포함한 표장들을 제품의 설명, 광고 등의 목적으로 자유롭게 사용하고 있다. ④ 이러한 거래실정 등을 고려하면, 점토 등을 비롯한 미술, 공예 관련 상품과 관련성이 있는 이 사건 등록상표의 지정상품에 ‘폼클레이’를 사용할 경우 ‘폼클레이’를 이용한 미술, 공예 또는 그 재료‘라는 의미가 직감된다고 할 것이므로, ‘폼클레이’라는 상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용될 경우에는 식별력이 부족하다고 할 것이다. ⑤ 또한 앞서 본 거래실정, 거래사회에서의 ‘폼클레이’의 사용례나 수요자들의 인식 내지 인식 가능성 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 거래사회에서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 누구나 사용을 원하는 표장이라고 할 것이므로, 공익상 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하는 것은 적당하지 않다.
결국 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호의 등록무효사유에 해당하므로(구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수도 없다), 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.
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