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l 사건 개요
원고는 2019. 4. 2. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 특허권자인 피고를 상대로,「청구항 1은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명 1-1, 2에 선행발명 3을 결합하거나, 선행발명 1-1과 비교대상발명 4를 결합하거나, 선행발명 1-2, 2에 선행발명 3을 결합하거나, 선행발명 1-2와 비교대상발명 4를 결합하거나, 선행발명 5, 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 청구항 1에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 원고의 청구를 2019당1046 사건으로 심리한 다음, 2019. 7. 15.「청구항 1은 선행발명 1-1, 1-2, 2, 3, 5 및 비교대상발명 4의 조합에 의해서는 그 진보성이 부정되지 않는다. 결국 이 사건 심판청구는 종전에 확정된 2016당1860 등록무효심판사건의 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되므로 부적법하다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 각하하는 내용의 심결을 하였다.
l 판시 요지
1. 확정심결의 경위
원고는 2016. 6. 29. 특허심판원에 피고를 상대로, 「정정 전 청구항 1 내지 3, 5 내지 9는 비교대상발명 1(확정 심결의 심판단계에서 제출된 비교대상발명 중 비교대상발명 1은 이 사건 소송에서 원고가 제출한 선행발명 1-1과 동일하고, 나머지 비교대상발명들은 이 사건에서 원고가 제출한 선행발명과 별개의 발명들이다)에 의해 신규성이 부정되고, 정정 전 이 사건 특허발명의 전체 청구항은 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.」는 등의 이유를 들어 정정 전 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 한편, 피고는 위 심판청구가 특허심판원 2016당1860 사건으로 진행 중이던 2017. 1. 20. 정정 전 청구항 1의 청구범위를 정정하는 내용의 정정청구를 하였다. 이에 특허심판원은 2017. 4. 21. ‘피고의 위 정정청구는 적법하고, 정정 후 청구항 1은 비교대상발명 1에 의해 신규성이 부정되지 않고, 청구항 1 내지 10은 비교대상발명 1 내지 3의 결합 또는 비교대상발명 4, 5, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다’는 등의 이유를 들어 피고의 정정청구를 인정하고, 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였고, 위 심결은 2017. 6. 15. 그대로 확정되었다.
2. 일사부재리의 원칙 위배여부
이 사건 확정심결에서 진보성을 부정하는 증거로 제출되었던 비교대상발명 1은 동일한 증거에 해당하나, 이 사건 심판청구에서 새로이 진보성을 부정하는 증거로 제출된 선행발명 2, 3은 아래 4.항에서 보는 바와 같이 청구항 1의 진보성을 부정하는 증거로서 이 사건 확정심결을 번복할 수 있을 정도의 중요한 증거에 해당한다. 따라서 이 사건 심판청구는 동일증거에 기한 것이라고 볼 수 없어 일사부재리에 저촉되지 않는다.
3. 청구항 1의 진보성이 부정되는지 여부
전제부와 이에 대응하는 선행발명 1-1의 구성요소는 피검사 디바이스와 검사장치 사이에 위치하여 피검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 전기적으로 연결하는 커넥터라는 점에서 공통된다. 구성요소 1과 이에 대응하는 선행발명 1-1의 구성요소는 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치에 도전성 입자가 두께방향으로 배열되는 제1 도전부 및 제1 도전부를 지지하는 절연성 지지부로 구성되는 탄성 도전시트라는 점에서 공통된다. 구성요소 2, 3과 이에 대응하는 선행발명 1-1의 구성요소는 일체형 지지시트에 형성된 관통공 안에 제2 도전부를 두께 방향으로 배치한다는 점에서는 동일하다. 다만 구성요소 2, 3은 일체형 지지시트가 탄성 도전시트의 상면에 부착되는 것인데 반하여, 이에 대응하는 선행발명 1-1의 구성요소는 비전도성 소재의 금속 링이 커넥터 몸체의 상면에 소정 깊이로 결합된다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 구성요소 4는 지지시트의 상측에 밀착 배치되며 지지시트보다 연질의 소재로 이루어지고, 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치에 제2 관통공이 마련된 탄성부이나, 선행발명 1-1에는 이에 대응하는 기재가 없다는 점에서 차이가 있다(차이점 2). 구성요소 5와 이에 대응하는 선행발명 1의 구성요소는 제2 도전부에 제1 도전부보다 고밀도의 도전성 입자가 배치된다는 점에서 공통된다.
다음과 같은 사정을 종합적으로 고려하면, 청구항 1의 지지시트는 선행발명 2의 합성수지층과 기능 내지 작용효과가 동일하고, 선행발명 1-1의 금속링을 선행발명 2의 합성수지층으로 용이하게 변경할 수 있으므로, 청구항 1의 지지시트는 선행발명 1-1, 2의 결합으로부터 쉽게 도출할 수 있다. ① 선행발명 2의 아래 기재 및 도 1에 의하면 선행발명 2의 이방도전성 시트는 절연성 합성수지층의 관통공에 복수의 도통부가 형성되고 탄성 시트보다 높은 강도를 가지는 합성수지층에 의하여 전단 파괴를 방지할 수 있는 것이므로, 선행발명 2의 합성수지층은 청구항 1의 일체형 지지시트와 기능이 동일하다. ② 또한, 선행발명 2의 아래 기재에 비추어 보면, 선행발명 2의 합성수지층은 어플리케이터를 이용하여 탄성 시트 상에 형성하거나 미리 시트형으로 제작한 합성수지층을 탄성 시트 상에 배치한 것으로, 레이저를 이용하여 도통부가 채워질 관통 구멍을 형성하는 방식으로 제조된다. 따라서 선행발명 2의 합성수지층은 일체형으로 도포되거나 별도로 제작된 일체형 시트에 레이저로 관통 구멍을 형성하는 방식으로 제작되는 것이어서 청구항 1의 일체형 지지시트와 그 형태도 동일하다. ③ 그리고, 선행발명 1-1과 선행발명 2는 모두 이방도전성 시트에 관한 것으로 기술 분야가 동일하고, 선행발명 1-1의 아래 기재에 의하면, 선행발명 1-1에는 지지 테이프를 이용하여 도전성 실리콘부를 지지하고자 하는 기술사상이 개시되어 있다. ④ 나아가, 선행발명 1-1의 비전도성 소재의 금속 링은 고밀도 도전성 실리콘부의 이탈을 방지하기 위한 것이므로 지지수단으로 기능하는 선행발명 2의 절연성 합성수지층으로 변경하는 것이 통상의 기술자에게 어려움이 있다고 볼 수도 없고 달리 이를 방해할 만한 기재도 없다. ⑤ 이러한 점들을 종합하여 보면, 선행발명 1-1의 비전도성 소재의 금속 링을 선행발명 2의 합성수지층으로 변경하는 것은 단순한 재질이나 재료의 변경에 따른 단순 설계변경에 불과하다.
다음과 같은 사정을 종합적으로 고려하면, 청구항 1의 탄성부는 통상의 기술자가 선행발명 1-1, 2에 선행발명 3의 탄성층을 적용하여 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다. ① 이 사건 특허발명에 관한 아래의 명세서 기재에 의하면, 구성요소 4의 ‘연질의 소재로 이루어지는 탄성부’는 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치에 관통공이 형성되는 구성으로 피검사 디바이스의 단자가 손상되는 것을 방지하기 위한 것이다. ② 한편, 매개 기판을 갖는 볼 그리드 어레이 패키지용 테스트 소켓에 관한 발명인 선행발명 3에는 아래와 같이, 경질의 가이드 판의 상부면에 탄성층이 형성되어 있고, 그 탄성층에는 비표준 BGA 패키지 하부면에 형성된 솔더볼(피검사 디바이스 단자)과 대응되는 위치에 관통공이 형성되어 있는 구성이 개시되어 있는데, 선행발명 3의 아래 기재 및 도면의 내용을 종합하면 위 구성은 구성요소 4의 ‘연질 소재의 탄성부’와 동일한 구성 및 동일한 작용원리에 의해 피검사 디바이스 단자에 해당하는 BGA 패키지 하부면에 형성된 솔더볼의 손상을 방지하기 위한 것이다. ③ 또한, 선행발명 1-1, 2, 3은 모두 반도체 패키지 디바이스를 테스트하는 테스트 소켓이라는 점에서 기술분야가 동일하고, 반도체 패키지 디바이스 테스트 소켓 분야에서 피검사 디바이스의 단자 손상을 방지하고자 하는 것은 통상의 기술자가 일반적으로 고려하는 사항의 하나이므로 통상의 기술자가 필요에 따라 선행발명 1-1, 2의 결합에 의한 커넥터의 상부면에 선행발명 3의 탄성층을 결합하는 시도를 하여볼 수 있을 것으로 보인다. ④ 나아가 선행발명 1-1, 2의 결합에 의한 반도체 패키지 테스트용 커넥터에 선행발명 3의 탄성층의 구성을 도입하는 과정에서 위 커넥터의 상면에 탄성층의 구성을 추가하는 것 외에 별다른 구조의 변경이 필요하지 않으므로, 선행발명 1-1, 2에 선행발명 3을 결합하는 데에 별다른 기술적 어려움도 없다. ⑤ 결국 청구항 1의 ‘연질의 소재로 이루어지는 탄성부’의 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것에 불과하다.
이상에서 본 바를 종합하면 청구항 1은 통상의 기술자가 위와 같은 차이점에도 불구하고 선행발명 1-1, 2, 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다.
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