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l 사건 개요
원고는 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, “피고가 대표이사로 있는 주식회사 삼부자의 실사용상표 1의 사용 및 통상사용권자인 주식회사 효성푸드의 실사용상표 2의 사용은, 대상상표들에 대한 관계에서 상표법 제119조 제1항 제1, 2호(구 상표법제73조 제1항 제2, 8호)에, 유사서비스표에 대한 관계에서 상표법 제119조 제1항 제5호(구 상표법 제73조 제1항 제9호)에 각 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 취소되어야 한다”는 취지로 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 “실사용상표 1의 사용은 피고가 대표이사로 있는 주식회사 삼부자에 의한 것일 뿐 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고에 의한 것이 아니므로 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당하지 않는다. 실사용상표들의 사용은 이 사건 등록상표를 이전받은 피고로부터 사용권을 설정받은 적법한 것일 뿐만 아니라(반면, 대상상표들의 사용은 정당한 상표권을 전제로 하지 않은 것이다) 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표사용이므로 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하지 않고, 유사서비스표가 수요자간에 널리 알려졌다고 할 수 없으므로 상표법 제119조 제1항 제5호에도 해당하지 않는다”는 이유로, 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 원고는 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 환송전 법원은 ‘이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제8호, 제9호에 해당하지 않아 등록취소사유가 없다.’는 이유로 원고의 청구를 기각하는 환송 전 판결을 선고하였다. 원고는 대법원에 상고하였고, 대법원은 ‘구 상표법 제73조 제1항 제8호와 관련하여 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 구체적인 사용태양은 홍해에프앤디의 대상상표들과의 관계에서 상표 및 지정상품 자체의 동일성 또는 유사성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사회통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있는 정도로 볼 여지가 있다.’는 이유로 환송 전 판결을 파기하는 판결을 선고하였다.
l 판시 요지
피고와 소외 A 사이에 각 상대방을 피고, 채무자, 피고인으로 정하여 진행한 소송을 전부 취하한다는 내용 등의 합의가 작성된 사실은 인정된다. 그러나 이 사건 합의가 계약당사자도 아닌 원고에게까지 효력이 미친다고 보기 어렵고, 소외 A 등이 원고의 이름을 빌려서 이 사건 소송을 제기하였다고 인정하기도 어렵다.
한편 구 상표법 제73조 제1항 제8호 해당 여부를 살펴보면, 주식회사 삼부자(이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 대표이사로 있는 회사로서 이 사건 등록상표의 묵시적 사용권자)가 실사용상표 1을, 주식회사 효성푸드(이 사건 등록상표의 통상사용권자)가 실사용상표 2를 각각 ‘조미김, 도시락김 등’의 상품에 사용하였음은 당사자 사이에 다툼이 없다. 또한 실사용상표들이 사용된 상품은 ‘조미김, 도시락김 등’으로서 이 사건 등록상표의 지정상품인 상품류 구분 제29류의 ‘김, 미역, 튀각’ 등과 동일 또는 유사하다.
비록 실사용상표들은 이 사건 등록상표에 ‘소문난’이라는 문자 부분이 부가된 것이기는 하지만, 부가된 문자 부분은 이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고, 그 상단에 위치하여 일정한 간격을 두고 그 좌측에 경사지게 결합되어 있어 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보인다. 나아가 ‘소문난’은 ‘사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음’을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하다고 할 것이므로 이 사건 등록상표와 결합하여 이 사건 등록상표와는 다른 새로운 관념이 형성된다고 볼 수도 없다. 따라서 실사용상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하거나 적어도 유사하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다.
등록상표의 사용권자들은 상표권이 피고에게 이전된 후 등록상표를 그대로 사용하지 않고 홍해에프앤디가 사용해 온 대상상표 1, 2와 동일하게 변경한 실사용상표들을 사용하였고, 이와 같이 변경된 실사용상표들의 표장과 사용상품(조미김, 도시락김)은 소외 A가 보유하고 있는 이 사건 유사서비스표의 표장 및 지정서비스업(조미김 판매대행업, 조미김 판매알선업 등)과 대비하여 볼 때에도 동일․유사하여, 수요자들로 하여금 ‘홍해에프앤디’와 동일하거나 그 업무를 승계한 회사라는 인식을 갖게 할 가능성이 높다. 따라서 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 구체적인 사용태양은 대상상표들이 사용되는 상품과 사이에 출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는 것으로서 홍해에프앤디의 대상상표들과의 관계에서 상표 및 지정상품 자체의 동일성 또는 유사성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사회통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있는 정도라고 봄이 상당하다. 나아가 피고는 수요자의 오인·혼동을 방지하기 위해 상당한 주의를 다하였다고 주장하나, 피고가 2013. 9. 23. 등록상표를 취득하였음에도 사용권자인 주식회사 삼부자는 홈페이지의 ‘회사 연혁’란 등에 위 회사 설립 이전인 1980년에 ‘삼부자김 판매 시작’, 1990년에 홍해에프앤디의 전신인 ‘홍해식품 설립’이라고 기재하였고, 사용권자인 주식회사 효성푸드는 2017. 7.경까지 홈페이지에 홍해에프앤디의 캐릭터를 그대로 사용하는 등, 피고가 주장하는 사정만으로는 피고가 상표 사용에 관하여 상당한 주의를 다하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
따라서 실사용상표들의 사용은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.
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