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l 기초사실
원고는 등록상표 상표권자이다. 원고가 설립한 주식회사와 원고의 가족은 원고의 허락 하에 등록상표를 사용한 지정상품을 생산, 판매하였다. 피고는 화장품제조 등을 영업으로 하는 회사로, 등록상표와 동일 또는 유사한 사용상표를 붙여 판매하였다.
l 판시 요지
(1) 피고회사는 원고의 상표권을 침해하였다. 분쟁의 경과, 상표권침해를 부인하는 피고회사의 태도 등 제반사정을 고려하면, 위 침해기간 이후에도 다시 피고 회사 행위로 원고의 상표권이 침해될 우려가 있으므로, 구 상표법 65조에 따라 원고는 피고회사에 대하여 상표권침해행위의 금지 및 그 침해의 예방을 위하여 필요한 조치를 구할 수 있다. 따라서 피고 회사는 피고 사용표장이 표시된 피고 사용상품을 양도하거나 광고에 상표를 표시하여 전시, 반포하여서는 아니 되고, 자신의 사무소 등에 보관 중인 피고 사용상품에 표시된 사용표장을 제거할 의무가 있다. 원고는 사용표장이 표시된 사용상품의 ‘생산, 사용, 대여, 수입, 수출, 양도 또는 대여의 청약’의 금지도 구하나, 이 중 ‘생산, 사용, 대여, 양도 또는 대여의 청약’은 상표법이 정한 침해행위의 태양에 해당하지 아니하므로, 그리고 ‘수입, 수출’은 피고가 실제 침해행위를 하였다거나 침해행위가 임박하였다는 입증이 없어 금지명령을 할 필요가 없으므로, 모두 이유없다. 원고는 ‘사용상품의 폐기’도 구하나, 제반사정을 고려할 때 사용상품에 표시된 사용표장의 제거만으로도 충분히 침해예방의 효과를 달성할 수 있으므로 위 인정범위 내에서만 받아들인다.
(2) 손해배상책임의 발생을 본다. 피고들은 상표불사용에 따른 손해불발생을 주장한다. 상표법 67조 2항, 5항은 불법행위손해배상청구에서 손해에 관한 피고의 주장입증책임을 경감하는 취지의 규정이지 상표권침해사실만으로 손해발생사실을 추정하는 취지는 아니다. 다만 그 취지에 비추어 손해발생에 대한 주장증명은 손해발생의 염려나 개연성의 존재를 주장 증명하는 것으로 족하므로, 상표권자가 침해자와 동종영업을 하고 있음을 증명한 경우 특별한 사정이 없다면 상표권침해로 영업상 손해를 입었음이 사실상 추정된다. 원고는 그가 설립한 회사와 그의 가족에게 통상사용권을 설정해주고, 통상사용권자들이 등록상표를 지정상품에 표시해 사용했으므로, 피고회사의 상표권침해행위로 인해 손해발생염려가 인정되고, 그로 인해 원고가 손해를 입었음이 사실상 추정된다. 피고들의 위 주장은 이유없다.
(3) 손해배상책임의 범위를 본다. 구 상표법 67조 5항에 따라, 법원은 상표권침해소송에 있어 손해발생사실은 인정되나 손해액 입증이 사안의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론전체취지와 증거조사결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 이 경우 법원은 상표권침해의 경위와 배경, 상표권자와 침해자의 관계, 영업의 동종성 및 시장상황, 침해행위 속기간, 침해자가 분쟁 과정에서 보인 태도나 권리침해의 고의성, 그밖에 기록과 변론에 나타난 제반 사정을 종합적으로 고려하여 이를 산정할 수 있다. 변론에 현출된 매출 관련 자료는 모두 믿을 수 없거나 그것만으로 이익액을 산정하기 부족하고, 매출액 산정의 근거 자료가 모두 피고 영역에 있으므로, 이 사안은 성질상 손해액 입증이 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다. 원고가 설립했던 회사는 침해행위 개시 전 영업이익 적자를 기록하다 폐업한 점, 피고회사 이익발생에는 공동피고들의 신용이나 자본 등 요소도 기여한 점, 특허청이 조사한 평균상표사용료율 등 자료를 보면 매출액 중 1~2% 정도 금액을 사용료로 지급받을 수 있었다고 보이는 점 등 사정을 종합하면, 손해액은 일정액으로 직권 인정할 수 있다.
(4) 피고들은 구 상표법 67조 3항에 의해 원고의 손해액을 쉽게 산정할 수 있어 구 상표법 67조 5항이 적용되어서는 아니된다고 주장하나, 구 상표법 67조 각 항은 구체적 요건사실이 다르고 변론주의원칙상 법원은 원고가 주장한 조항을 적용하여야 하므로, 침해자는 같은 조 2항에 의하여 산정된 손해액이 같은 조 3항에 의하여 산정된 손해액보다 과다하다는 사정을 들어 같은 조 3항에 의하여 산정된 손해액으로 감액할 것을 다툴 수 없다. 따라서 피고들의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
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