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l 사건 개요
특허청 심사관은 ‘이 사건 출원발명의 모든 청구항은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ’통상의 기술자‘라 한다)이 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다’고 보아 원고의 출원발명을 거절결정하였고, 원고가 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하자 특허심판원은 ‘이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되므로, 나머지 청구항들을 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 일체로서 거절되어야 한다.’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다.
l 판시 요지
특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재 내용 중 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이며, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2447 판결 참조). 그리고 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후1439 판결 등 참조).
이 사건 제1항 발명의 구성요소 2와 선행발명 1의 대응 구성요소는, 강판에 산소 흐름을 보장함으로써 전적으로 산화된 표면층 아래에서 철 이외의 원소들을 선택적으로 산화시킨다는 점에서 공통점이 있다. 그러나 구성요소 2에서는 표면층을 형성하는 제1단계 이후에 표면층 아래에 선택적 산화를 통해 내부층을 형성하는 제2단계가 수행되는 반면, 선행발명 1의 대응 구성요소에서는 산화철 층 형성과 그 아래에 내부 산화물 형성의 각 단계가 구분되는지 여부에 관한 명시적 기재가 없다는 점에서 차이가 있다.
그런데 선행발명 1은 용융아연도금 전 어닐링 처리 동안에 규소 등 합금원소의 선택적 외부산화, 즉 강판의 표면에 합금원소의 산화물이 생성되는 것을 방지하기 위하여 일정 두께의 산화철의 외층을 형성하는 산화 후 이를 환원시키는 것으로 출원발명과 그 목적 및 해결원리가 동일하다. 또한 선행발명 1의 명세서 기재를 통해 파악되는 실제 산화 공정 내용을 살펴보면, 이 사건 제1항 발명의 제1, 2 단계는 선행발명 1에서 강판 표면에 산화철 층이 형성되고 그 이후 강판 내부에 합금원소의 선택적 산화가 발생하는 일련의 산화 과정을 단순히 제1, 2 단계로 지칭하여 나누어 기재한 정도에 불과한 것으로 판단된다. 선행발명 1의 어닐링 처리 중 발생하는 일련의 전반부 산화 단계는 강판 표면에서 산화철 층이 형성된 후 강판 내부에 합금원소의 산화물이 형성․성장되는 단계로서, 이는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1, 2와 그 발현되는 태양이 실질적으로 동일하다.
한편 선행발명 2는 용융아연도금 전 소둔(어닐링) 시 규소 등 합금원소가 표면으로 확산되어 산화물을 형성하는 것, 즉 선택적 외부산화를 더욱 억제하기 위하여 산화 및 환원 분위기에서 순차적으로 소둔을 실시하기 전에 Fe 도금공정을 실시하는 것이므로 이 사건 제1항 발명의 목적 및 그 해결원리에 공통점이 있고, 강판의 산화 단계를 표면층과 내부층의 각 산화로 그 단계를 세분하여 지칭하지 아니하였다 하더라도 강판 표면에 산화철 층이 형성되고 그 이후 강판 내부에 합금원소의 선택적 산화가 발생한다는 점에서 출원발명과 동일하다.
나아가 산화환원법은 출원발명의 출원 당시 이 분야의 통상의 기술자에게 이미 널리 알려져 있는 주지관용 기술인 점이 인정되는데, 선행발명 1, 2가 이 사건 제1항 발명과 공통적으로 개시하고 있는 구성 부분, 즉 규소 등 선택적 산화물 형성 전에 먼저 표면에 철 산화물이 형성되도록 하는 구성은 통상의 기술자에게 자명한 주지관용 기술의 구체적 적용에 해당한다고 보아도 무방할 것으로 보이고, 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1, 2 모두 강판 표면에 나타나는 합금 원소의 외부 산화를 방지하여 젖음성을 개선하기 위한 기술적 목적을 가지고 있다는 점에 비추어 보면, 통상의 기술자에 의한 선행발명들 결합의 용이성도 인정될 수 있다.
그렇다면 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2 등에 의하여 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.
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