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l 사건 개요 및 판시 요지
1) 확인의 이익 인정 여부
피고가 확인대상발명을 실시할 예정이라며 원고를 상대로 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 청구하여 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 내용의 이 사건 심결을 받은 사실은 앞서 본 바와 같고, 피고는 의약품 제조업에 종사하는 자로서 이 사건 심결 이후인 2019. 5. 28. 사포그릴레이트 염산염을 유효성분으로 하는 피고 실시제품에 대해 식품의약품안전처로부터 우선판매 품목허가 한편 우선판매 품목허가를 받고, 만성 동맥폐색증에 의한 궤양, 통증 및 냉감 등의 허혈성 증상 치료제로서 이를 제조․판매하고 있는 사실이 인정되므로, 설령 원고 주장과 같이 피고 실시제품이 확인대상발명과 동일하지 않다고 하더라도 그러한 사정만으로 피고가 확인대상발명을 장래 실시할 가능성이 소멸되었다고 보기 어렵다. 나아가 약사법 제50조의8 제50조의8(우선판매품목허가) 제1항 제2호에 의하면 식품의약품안전처장은 약사법 제50조의7 제2항에 따라 심판을 청구한 자 중 등재특허권에 관하여 해당 의약품이 특허권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 심결을 받은 자에 대하여 우선판매 품목허가를 하여야 하는데, 피고가 이 사건 심결 이후 피고 실시제품에 대하여 우선판매 품목허가를 받은 사정에 비추어 보면, 식품의약품안전처장은 피고 실시제품에 대해 우선판매 품목허가를 하는 과정에서 위 규정에 따라 피고 실시제품이 확인대상발명과 동일한지의 여부를 확인하였을 것이라고 추인되므로, 피고 실시제품은 확인대상발명과 동일하다고 인정된다. 따라서 이 사건 심판청구가 부적법하다는 원고의 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.
2) 균등관계 인정 여부
이 사건 특허발명의 명세서를 통해 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 종래의 사포그릴레이트 염산염의 신속한 흡수 및 빠른 소실로 인한 복약 순응도 감소와 약물효율이 저하되는 것을 극복하고자 약물을 신속하게 용출시키는 속효성 부형제를 포함하는 속방부와, 약물이 장시간에 걸쳐 방출되도록 하는 방출 제어형 서방성 기제를 포함하는 서방부로 구성된 다층 정제에서 사포그릴레이트 염산염이 속방부로부터 신속하게 용출되어 유효혈중농도에 도달하고, 서방부로부터 장기간에 걸쳐 방출되도록 함으로서, 약효의 발현시간이 그대로 유지됨과 동시에 장기간 지속되도록 유지시키는 데 있는데, 이와 같은 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 보기 어렵다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 기술사상의 핵심이 동일하므로 과제해결의 원리가 동일하다 할 것이다.
분할출원이 없더라도 특허출원인이 의견서 제출을 통하여 특허청 심사관의 거절이유를 승복한다는 의사를 표시하고 기재불비 내지 진보성 흠결의 거절이유를 극복하기 위하여 특허청구범위를 감축하는 행위를 하였다면 그러한 감축으로 인하여 제외된 부분은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 할 것이다.
특허청 심사관은 거절이유통지를 하였다. 원고는 2013. 3. 19. 위 거절이유를 극복하고 특허를 받기 위하여 “심사관의 견해에 승복한다.”라는 취지의 의견서와 함께 보정서를 제출하면서, 이 사건 출원발명 청구항 1의 속효성 부형제, 친수성 고분자, 발포성 첨가제 및 방출 제어형 서방성 기제를 특허청 심사관이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 인정한 성분으로 한정하였고, 이와 함께 속효성 부형제, 친수성 고분자, 발포성 첨가제, 방출 제어형 서방성 기재에 관하여 위와 같이 한정한 성분보다 많은 성분을 개시하였던 청구항 1의 종속항(청구항 3, 5, 6, 7)에서 그 성분의 한정을 삭제하였으며, 이와 함께 아래와 같이 "실시례 5 내지 7에서 한정된 성분으로 구성된 다층 정제의 용출 시험을 수행한 결과 사포그릴레이트 염산염이 지속적으로 용출되는 효과가 모두 나타남을 확인하였다.“라는 취지의 의견을 제시하였다. 위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 확인대상발명의 서방부에 포함된 방출 제어형 서방성 기제인 ‘폴리에틸렌옥사이드’와 ‘히드록시에틸셀룰로오스’는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 상당하다.
그렇다면, 이 사건 제1항 발명의 정제 중 서방부에 포함된 친수성 고분자와 방출 제어형 서방형 기제에서 확인대상발명의 ‘폴리에틸렌 옥사이드’와 ‘히드록시에틸셀룰로오스’는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명의 구성 2-2와 확인대상발명의 대응구성은 균등관계에 있다고 할 수 없다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.
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