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l 사건 개요 및 판시 요지
진공밸브 및 이를 제조하는 방법(제1발명)에 관한 방법의 직무발명보상금의 범위
(가) 직무발명 관련 매출액
2012년부터 2017년까지 제1발명이 적용된 제품으로 발생한 피고의 매출액 총합은 13,049,843,460원인 사실을 인정할 수 있다.
(나) 가상 실시료율
제1발명이 속하는 소비재 산업의 실시료율은 평균 4.34% 내지 5.4%인 사실을 인정할 수 있는 바, 이에 제1발명의 기술혁신의 정도 등 제반 사정을 더하여 보면, 제1발명의 가상 실시료율은 5% 정도로 정함이 상당하다.
(다) 독점권 기여율
아래와 같은 사정들을 종합하여, 제1발명의 독점권 기여율을 25%로 정하기로 한다.
①제1발명은 경쟁사인 미국 P사의 555 특허에 따른 밸브와비교하여 진공유지 성능 면에서 우월한 것으로 보이고, 간단한 구성으로 제작할 수 있어 제조비용이 낮은 장점이 있고, 이와 같은 기술 혁신의 정도가 피고 매출에 영향을 미친 것으로 보인다.
②제1발명과 관련된 피고의 매출 상당 부분이 관련 제품을 미국 J사로 수출하여 발생했는데, 미국에서 제1발명의 특허등록이 되지 않음에 따라 피고의 독점성이 약한 것으로 보인다. 피고는 제1발명의 미국 출원 당시 제시된 선행발명에 의해 제1발명의 진보성이 부정되어 무효사유가 있다고 주장하나, 위 선행발명에는 밀폐막과 가요성 필름이 전체면에 접촉되어 있어 제1발명과 같은 ‘닫힘 위치에서의 가요성 필름이 볼록하게 형성되는 구성’은 위 선행발명으로 쉽게 도출되기 어려운 것으로 보이므로 제1발명에 피고가 주장하는 무효사유가 있다고 보기 어렵다. 미국에서 제1발명에 대한 특허가 등록되지 못한 것은 당시 미국 특허청의 거절의견에 대해 피고가 적극적인 의견제출이나 보정 등을 하지 않았던 점에 기인하였을 가능성도 배제할 수 없고, 나아가 설령 제1발명에 특허무효사유가 있다고 하더라도 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자인 피고가 현실적으로 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼만한 자료도 없으므로, 미국에서 특허등록이 되지 않은 사정은 제1발명으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려하기로 한다.
③진공밸브가 부착된 진공백과 관련하여 해외에 경쟁업체 제품이 다수 존재하고 있다.
④피고가 위와 같은 매출을 얻게 된 것은 제1발명의 독점력 외에 피고의 시장에서의 지위, 신용, 영업망, 홍보 및 마케팅 활동과 피고가 경쟁업체보다 낮은 단가를 제시한 점 등이 기여한 부분도 있다[피고는, 이 사건 제1발명이 적용된 제품에 의해 발생하는 매출액 대부분이 J사로의 납품을 통해 얻은 것인데, 피고와 J사 사이에는 이미 2002년부터 표면에 공기 배출 통로(에어 채널)가 형성된 진공포장지에 대한 독점 납품계약이 존재하였고, 피고가 J사에 제1발명이 적용된 제품을 납품하게 된 데는 경쟁업체보다 낮은 단가 등 다른 요소들의 기여가 컸으며, 이 사건 제1발명이 적용된 제품이 수출되는 미국에서 이 사건 제1발명에 대한 특허등록이 거절되었다는 점에서, 피고가 이 사건 제1발명을 통하여 독점적·배타적 이익을 얻었다고 볼 수 없으므로 원고에게 직무발명 보상금을 지급할 의무가 없다는 취지로 주장한다. 그러나 비록 피고의 매출의 상당부분이 J사로의 납품을 통해 발생하였다고 하더라도, 피고가 J사에게 납품하였던 이 사건 제1발명이 적용된 진공포장지 제품의 생산이 모두 국내에서 이루어졌다는 점에서 원고가 주장하는 위와 같은 사정들만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수 없되, 이러한 사유는 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려한다].
(라) 종합: 사용자의 이익
따라서 이 사건 제1발명의 실시로 인한 피고의 사용자 이익액은 163,123,043원(= 피고의 매출액 13,049,843,460원 × 가상 실시료율 5% × 독점권 기여율 25%) 상당이 된다.
(2) 종업원(발명자) 공헌도
A가 제1발명의 기술개발 과정을 주도하였고 사업화 과정 전반에도 관여한 사실을 인정할 수 있고, 이는 종업원(발명자) 공헌도를 높이 평가할 수 있는 요소이다. 그러나 피고는 이 사건 제1발명의 완성 전부터 7층 레이어 필름 및 표면에 에어 채널이 형성된 진공포장 기술을 개발하여 왔고, 이와 같은 과정에서 축적된 피고의 기술이 제1발명의 완성에도 영향을 미쳤을 것으로 보이며, 제1발명을 완성하고 그 성능을 테스트하기 위해서는 반복적인 실험과 평가가 필수적으로 수반될 것으로 보이는데, 그 과정에서 피고의 인적·물적 자원이 동원되었을 것임은 경험칙상 명백하다. 따라서 이와 같은 사정들을 모두 고려하여 제1발명의 종업원(발명자) 공헌도를 30%로 정하기로 한다.
(3) 원고 측 기여율
제1발명의 특허공보 발명자란에 A와 피고의 대표이사인 ‘B’가 공동발명자로 기재되어 있으나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1발명의 주된 기술 사상은 A가 주도적으로 연구·개발하여 완성한 것으로 보이고, 피고는 B가 제1발명의 발명자라는 점에 관해 특별히 주장, 증명을 하지 않고 있으며, 달리 B가 제1발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르렀다고 볼만한 자료도 없으므로, B는 제1발명의 발명자란의 기재에도 불구하고 실질적인 공동발명자라고 보기는 어렵다. 당시 피고의 영업부 소속 상무였던 C는 당심 법정에서 ‘제1발명의 개발은 A가 주로 한 것이고, A 외에 피고의 직원 중 이에 관여한 사람이 없다’고 진술하였다. 따라서 제1발명은 A의 단독 발명에 해당한다고 할 것이므로, 공동발명자 중 A의 기여율은 100%라고 보아야 한다.
(4) 종합: 직무발명보상금의 산정
따라서 이 사건에서 망 A의 소송수계인인 원고가 지급받아야 할 정당한 직무발명보상금은 48,936,912원[= 사용자의 이익 163,123,043원 × 종업원(발명자) 공헌도 30% × 발명자들 사이에서의 원고 기여율 100%]이 된다.
4) 소결론
따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 망 A의 소송수계인인 원고에게 이 사건 제1발명에 대한 직무발명보상금으로 48,936,912원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
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