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l 사건 개요 및 판시 요지
이 사건 발명의 설명은 이 사건 제1항 발명에 관하여 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되었다고 보기 어려우므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 구 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 봄이 타당하다.
- 이 사건 제1항 발명은 유황 나노 수용액을 제조하는 방법에 관한 발명으로서, 이 사건 발명의 설명(갑 제2호증의 1)에는 같이 각 단계에서의 실험 조건에 대한 기재, 전기분해 단계는 국내 공개특허 2007-48364호를 참조할 수 있다는 취지의 기재가 있고, 실시예 1로서 분말 유황 300g을 순수물 1,000ml에 투입한 후 잘 분산시키고 20K헤르츠, 600와트의 출력으로 초음파분산기를 이용하여 초음파분산을 수행한 후 비이온 계면활성제를 추가하고 교반하여 유황 분산액을 제조하고, 이러한 유황 분산액을 전기분해조에 투입한 후, 알칼리 금속이온인 수산화바륨 미량 존재 하에서 전류를 0암페어에서 50암페어까지 증가시키면서 유황 나노 수용액을 제조하는 방법이 기재되어 있으며, 이 사건 특허발명의 명세서의 도면에는 이러한 방법으로 수득한 유황 나노 수용액 사진(도 4)이 도시되어 있다.
- 이 사건 발명의 설명 중 위 (가)항과 같은 기재와 실시예에도 불구하고, 아래와 같은 이유로 이 사건 특허발명의 출원일 당시 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도, 이 사건 발명의 설명의 기재만으로 전기분해에 의해 이 사건 제1항 발명의 유황 나노 수용액을 제조할 수 있다는 점을 쉽게 이해하고 이를 재현할 수 있다고 보기 어렵다.
통상 전기분해란 전지에서 일어나는 반응과 반대되는 반응으로 자발적으로는 진행되지 않는 반응을 외부로부터 전기에너지를 가해서 강제로 진행시키는 것으로서 두 전극 중 양극(anode)에서는 중성 분자(또는 원자)가 전자를 잃고(산화반응) 양이온이 되고, 음극(cathode)에서는 도전선을 통해 흘러온 전자가 양이온과 만나 환원반응이 일어나게 된다. 그리고 이 사건 발명의 설명에는 “전기분해 공정은 두 전극에 직류 전원을 가하여 양극에서는 양이온을 음극에서는 양이온에 전자를 부여하여 일정한 물질을 얻는 방법으로, 본 발명에서는 한국 공개특허 2007-48364호를 참조하여 수행할 수 있다.”라고 기재되어 있는바(문단번호 [0062]), 위 공개특허공보에 기재된 방법은 두 개 이상의 금속 전극[실시예 1에서는 알루미늄(AL)]을 사용하고 이온화 포텐셜이 낮은 알칼리 금속[실시예 1에서는 나트륨(Na)] 이온을 알콜 또는 유기 용매 중에 존재하도록 하여 알칼리 금속 이온이 음극으로부터 전자를 받은 후 이를 양극재로부터 방출된 양이온에 전달하여 양극재와 동일한 원소의 금속 미세입자를 제조하는 방법이다. 즉, 통상의 기술자는 국내 공개특허공보 제2007-48364호에 기재된 전기분해를 두 개 이상의 금속 전극[예) 알루미늄(AL)]을 이격 배치하고 이온화 포텐셜이 낮은 알칼리 금속[예) 나트륨(Na)] 이온을 알콜 또는 유기용매 중에 존재하도록 하여 전류를 인가하면, ㉠ (+)극에서 알루미늄의 산화 반응이 일어나고[Al(s) → Al3+ + 3e- ], ㉡ 알콜 용액 중에서 나트륨 이온(Na+)이 (-)극에서 전자를 받아 순간적으로 나트륨 금속(Na) 상태로 환원되며, ㉢ 환원된 나트륨 금속(Na)은 이격 배치된 알루미늄 전극 표면이 아니라 알콜 용액 중에서 전자를 잃고 산화되고, 알루미늄 이온(Al3+)은 그 전자를 받아 환원되어 알루미늄 금속입자로 존재하게[3Na + Al3+ → 3Na+ + Al(s)] 되는 것으로 이해할 수 있다. 그런데 이 사건 제1항 발명은 콘크리트 제조용 유황 나노 수용액의 제조방법에 관한 것으로, 이 사건 제1항 발명의 (c)단계는 (a)단계(초음파를 이용하여 유황 분산물을 제조하는 단계) 및 (b)단계(상기 분산물에 계면활성제를 첨가하는 단계)를 거쳐 만들어진 유황 분산물과 계면활성제의 혼합물을 전기분해하는 단계인바, 이 사건 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명의 (c)단계와 관련하여 “전기분해(electrolysis) 공정은 두 전극에 직류 전원을 가하여 양극에서는 양이온을 음극에서는 양이온에 전자를 부여하여 일정한 물질을 얻는 방법으로, 본 발명에서는 한국 공개특허 2007-48364호를 참조하여 수행할 수 있다. 본 발명에서는 전압 220~380볼트 및 전류 10~100A의 범위로 전기분해를 실시하는 것이 바람직하다.”라고만 기재되어 있다. 그러나 통상의 기술자는 실시예 1을 포함한 이 사건 발명의 설명의 기재 내용과 국내 공개특허공보 제2007-48364호에 기재된 방법을 참조하더라도 이 사건 제1항 발명의 (c)단계에서 유황 분산물과 계면활성제의 혼합물을 전기분해하여 유황 나노 수용액을 제조할 수 있는지 여부를 쉽게 인식할 수 없을 것으로 보인다. 이 사건 발명의 설명의 기재와 같이 이 사건 제1항 발명의 (c)단계에서 국내 공개특허공보 제2007-48364호에 기재된 방법을 참조하여 유황 분산물과 계면활성제의 혼합물을 전기분해하여 유황 나노 수용액을 제조하기 위해서는 유황을 양 전극으로 이용하여야 할 것인데, 유황이 전기적 절연체로서 부도체인 사실은 기술상식에 해당한다. 국내 공개특허공보 제2007-48364호에는 금속 또는 비금속 미세입자와 재질이 다른 전극을 이용하여 금속 또는 비금속 미세입자를 제조하는 방법에 대해서는 전혀 언급하고 있지 않다.
더욱이 일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명, 생명공학발명 등의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어렵다고 할 것인데(대법원 2001. 11. 30. 선고 2000후2958 판결 참조), 이 사건 제1항 발명은 (c)단계에서 전기를 공급하여 화학반응을 일으키는 전기분해를 이용하고 있음에도 불구하고 앞서 본 바와 같이 실시예 1을 포함하여 이 사건 특허발명의 명세서 어디에도 전극의 재질(앞서 본 바와 같이 국내 공개특허공보 제2007-48364호에는 금속 또는 비금속 전극을 이용하여 그 전극과 동일한 재질의 금속 또는 비금속 미세입자를 제조하는 방법을 개시하고 있음에도 원고는 양 금속 전극으로 황 이외의 금속을 사용하여야 한다고 주장하고 있다), 도전재의 유무 또는 종류, 전기분해에 소요되는 시간 등에 관하여 아무런 기재가 없다.
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