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l 사건 개요 및 판시 요지
1) 보조참가신청의 적법 여부에 관한 판단
피고보조참가인은 이 사건 특허발명에 관한 특허를 출원할 권리를 적법하게 승계한 자로서 이 사건 소송에서 이 사건 특허발명이 무권리자에 의한 출원으로 인정되어 그 특허가 무효가 될 경우 자신 명의로 이 사건 특허발명을 출원하여 특허를 등록받을 수 있는 지위에 있다고 인정되므로, 이 사건 소송의 결과에 대하여 법률상 이해관계가 있다고 할 것이다.
2) 특허를 받을 수 있는 권리의 이전
특허법 제38조 제1항은 “특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 이 규정의 취지는 특허권의 출원 이전에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 당사자의 의사표시만으로 되는 것인데, 다만 특허를 받을 수 있는 권리가 이중으로 양도된 경우와 같이 권리의 승계인이라고 주장하는 자가 여럿 있을 경우 그들 사이의 우위를 정함에 있어서는 출원행위를 실제로 한 자에게 우선권을 인정한다는 취지여서 여기에서 말하는 제3자란 권리의 승계자 또는 이를 기초로 새로운 이해관계를 맺은 자를 말하지 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자는 제3자에 포함되지 아니한다. 따라서 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자가 자기 명의로 특허를 출원하여 등록을 받은 경우, 이는 무권리자에 의한 출원으로서 특허무효사유에 해당한다.
3) 무권리자에 의하여 출원되어 등록된 특허권의 이전등록을 받은 자에 대하여 특허법 제38조 제1항이 유추적용되는지 여부
특허를 받을 정당한 권리자를 보호하는 특허법의 규정 내용에다가 특허권 등록원부에 공신력을 인정하는 명문의 규정이 존재하지 아니하는 점 등을 종합하여 보면, 특허법 제33조 제1항을 위반하여 등록된 무효인 특허권에 기초하여 새로운 이해관계를 맺은 제3자에게까지 특허법 제38조 제1항의 규정이 유추적용된다고 보기 어렵다. 그렇다면 무권리자에 의한 출원에 해당하여 무효인 특허권의 경우 제3자가 그 특허권을 이전받았다고 하더라도 특허법 제99조의2 제1항에 따라 특허를 이전받을 수 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 특허권이 사후적으로 유효하게 된다고 볼 수는 없다고 할 것이다.
4) 이 사건의 경우 : 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약 및 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었으며, 그에 따라 이 사건 특허발명은 소외 회사가 승계인의 지위를 상실한 상태에서 출원된 것으로 무권리자에 의한 출원에 해당한다고 할 것이다.
가) 이 사건 제1계약의 제1-1 권리 귀속조항에 따르면, 피고가 피고보조참가인에게 공급해야 하는 ‘분리탑재형 발전기 세트’를 제작하는 과정에서 발생하는 산업재산권의 모든 권리는 피고보조참가인에게 귀속되고, 그 귀속 대상 산업재산권에는 등록된 것뿐만 아니라 출원된 것도 포함되며, 위 산업재산권에 대한 피고의 출원·등록행위를 계약위반행위로 규정하고 있다. 또한 이 사건 제1계약 제1-2 권리 귀속조항에 따르면, 발명을 포함한 등록될 수 있는 모든 지적 산출물의 소유권이 피고보조참가인에게 귀속되며 특허신청에는 서면승인을 받아야 한다고 명시하고 있는바, 그 귀속 대상에는 등록된 발명뿐만 아니라 등록되지 않은 발명도 포함되고, 피고보조참가인의 승인 없이는 계약된 기술내용과 관련한 피고의 특허출원 자체가 불가하였음을 알 수 있다. 따라서 이 사건 제1계약에 따라 발생한 특허를 받을 수 있는 권리는 피고보조참가인에게 귀속되는 것으로 해석함이 타당하다.
나) 이 사건 제2계약 제2 권리 귀속조항에 따르면, 피고가 피고보조참가인에게 공급해야 하는 ‘분리탑재형 발전기 세트’의 일부인 ‘전원분배장치 구성품’을 소외 회사에 하도급을 주어 제작하는 과정에서 발생하는 모든 지적재산권은 피고의 소유로 귀속되고, 소외 회사는 그 귀속 대상 지적재산권을 피고의 소유로 귀속시키기 위해 출원 및 등록 절차에 필요한 제반 절차에 최대한 협조해야 하며 그 귀속 대상 지적재산권의 대상에 제한이 없고 또한 계약목적물인 ‘전원분배장치 구성품’의 개발 중 또는 개발완료 여부도 불문한다. 따라서 위 계약은 발주자인 피고가 계약에 따라 발생한 지적재산권을 출원 및 등록할 것임을 전제로 하고 있어, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 피고에게 귀속시키고 있는 것으로 인정된다.
다) 나아가 이 사건 제2계약의 일반보안특약조항 제6조는 피고가 계약사업에 대하여 피고보조참가인의 승인 없이 타 업체에 하도급 또는 위촉할 수 없도록 정하고 있고, 이 사건 제1계약 계약특수조건 제8조 라.항과 제10조 나.항에도 비슷한 취지의 내용이 정해져 있으며, 이 사건 제2계약의 제18조에는 피고보조참가인과 피고와의 이 사건 제1계약 내용이 수정 또는 변경되면 이 사건 제2계약 내용도 변경될 수 있다고 정하고 있는데, 이 조항들에 따르면 이 사건 제2계약은 이 사건 제1계약을 벗어나지 않는 범위 내에서 피고보조참가인의 승인 하에 체결된 것이라고 봄이 합리적이다.
라) 따라서 위 ‘분리탑재형 발전기 세트’의 일부인 ‘전원분배장치 구성품’을 소외 회사가 제작하는 과정에서 발생된 이 사건 특허발명에 관한 ‘특허를 받을 수 있는 권리’는 발명의 완성과 동시에 발명자 앞서 인정한 증거들 및 변론 전체의 취지에 비추어 보면, 비록 이 사건 특허발명의 보정 후 출원서에 소외 회사의 대표이사 정원석 이외에 피고 직원 2명, 피고보조참가인 직원 2명이 추가되었으나, 피고가 제출한 증거들만으로는 위와 같이 추가된 4명이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 특허발명은 소외 회사 정원석의 직무상 발명으로 인정된다.
에게 원시적으로 귀속되었다가 발명자의 사용자인 소외 회사를 거쳐 이 사건 제2계약 및 이 사건 제1계약에 의해 피고보조참가인에게 최종 승계되었다고 할 것이다.
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